이진수 변리사

지난 5월 특허법원은 “출원발명이 선행기술과 실질적으로 동일해 신규성이 부정되고, 통상의 기술자의 입장에서 선행기술들이 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다”고 판결했다 [특허법원 2020허3461 (2021. 5. 13. 선고)].

이진수 변리사

이 사건의 판결에서 특허법원은 종전 판결들과 달리 i) 이 사건에서 판단 주체 기준인 통상의 기술자를 구체적으로 “전기전자 분야의 학사학위 소지자로서 무선통신단말기 사용자 인터페이스(User Interface) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람”으로 확정하고, ii) 이에 따라 청구범위에서 핵심 쟁점이 된 용어의 의미를 내재적 증거를 통해 해석했을 뿐 아니라 그 의미의 명백한 오류를 피하기 위해 사전과 같은 외재적 증거를 통해 통상의 의미를 검증해, 법률 판단의 적용 기준을 명확히 판시했다.

구체적인 사건에서 통상의 기술자의 기술수준을 특정하는 것은 상상의 인물을 어떻게 구체화하는지부터 시작한다. 그러나 우리는 아직 “통상의 기술자”가 누구다라고 특정할 만한 객관적인 방법이나 기준도 없고 그렇게 구체적으로 심리하거나 판단하는 선례도 찾기 힘들다. 이번에 소개하는 판결은 우리나라에서는 보기 드문 판결이다.

[참고] 통상의 기술자 : 출원전 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수해 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위해 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다 [2008허8150]. 여기서 기술수준이란 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명 이외에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의해 구성되는 기술의 수준을 말한다. 또한 일상적인 업무 및 실험을 위한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것이다.

통상의 기술자의 기술 수준은 “사실 증거”를 제시하고 이를 기초로 주장 및 증명해야 하는 “사실의 문제”이다. 통상의 기술자 수준은 특허 출원인 또는 특허권에 관한 분쟁의 당사자가 출원 당시의 기술상식 또는 기술수준을 이용해, 청구항 기재 용어의 통상적인 의미를 이해하고, 명세서 및 선행문헌을 이해해 재현할 수 있는 예견 범위 (anticipated 혹은 동일성 범위)를 특정하거나, 선행문헌에 기재되지 않은 결합의 동기나 공개되지 않은 선행문헌에서 취득할 수 있는 자명한 선택이나 자명한 시도 등을 판단하는데 대(大)전제가 되는 사실의 문제이다. 따라서 통상의 기술자의 기술수준를 확정하는 것은 불요증사실이 아닌 한 사실의 주장과 증명 없이 자유심증에만 맡겨질 수 없으며 심사관이나 심판관이 보유한 기술적 상식이나 경험칙으로 이해되어서도 안 된다.

휴대폰 ‘배경화면 설정’ 특허 무효소송… 애플 Vs. 크레용 아이피

해당 사건은 원고 애플이 피고 ‘크레용 아이피’ 유한회사의 “휴대폰 배경화면 설정 방법” 특허 (등록번호 제10-0640540호)에 대해 무효심판을 제기하면서 시작됐다 (특허심판원 사건번호 2018당228).

팬텍의 역사 (출처 : 세티즌 웹사이트)

이 사건 특허발명은 휴대폰(무선통신단말기)의 배경화면을 설정하는 방법에 관한 것으로, 2006년 ㈜팬택(PANTECH)이 등록받아 2017년 크레용 아이피 유한회사로 양도했다.

기존 휴대폰에서 디지털 카메라로 촬영한 이미지를 배경화면으로 설정하려면, 표시창 (LCD)에 맞춰 표시되도록 변환된 이미지에서 원하는 영역을 선택해야 했다. 따라서 그 이미지의 크기나 해상도에 제한이 있었으며, 무엇보다도 사용자가 단말기의 배경화면을 설정하는 동안 선택한 이미지가 구체적으로 어떻게 표시창에 구현될 것인지 확인할 수 없었다.

이 사건 특허발명은 이러한 문제점을 개선하기 위해 휴대폰에서 배경화면으로 사용할 이미지의 특정 영역을 확대, 축소, 또는 가로세로 비율 등을 변환해 미리보기를 수행해 확인하고, 그 변환한 이미지를 배경화면으로 설정하도록 하는 방법발명이다.

즉 배경으로 사용할 이미지를 원하는 영역의 이미지로 먼저 변환한 후 미리보기에서 사용자가 적정하게 조정하고 선택할 수 있는 기회를 제공하는 알고리즘에 관한 것이다.

애플 Vs. 크레용 아이피 소송 특허발명의 도 4, 도5 일부와 도 6

청구항 1항 (애플 Vs. 크레용 아이피 소송사건 특허발명)
무선통신단말기에서의 배경화면 설정 방법에 있어서,
배경화면으로 사용될 원본 이미지를 저장하고 있는 저장 단계 (구성요소 1);
배경화면으로 사용할 원본 이미지를 선택하는 이미지 선택 단계 (구성요소 2);
이미지 변환 요청 신호에 따라 상기 선택한 원본 이미지를 변환하는 이미지 변환 단계 (구성요소 3);
상기 변환한 이미지를 배경화면 구성방식에 따라 출력해 미리보기를 수행하는 미리보기 수행 단계 (구성요소 4); 및
배경화면 설정 신호에 따라 상기 변환한 이미지를 배경화면으로 설정하는 배경화면 설정 단계 (구성요소 5)를 포함하는 무선통신단말기에서의 배경화면 설정 방법.

원고 애플은 특허심판원에 특허무효심판을 제기하면서 특허권자인 피고를 상대로, 제1, 2, 5, 7항 특허발명은, ① 비교대상발명 4에 의해 신규성 또는 진보성이 부정되고, 또 비교대상발명 4와 비교대상발명 3의 결합에 의해도 진보성이 부정되며, ② 비교대상발명 1에 의해 신규성 또는 진보성이 부정되고, 또 비교대상발명 1과 비교대상발명 3의 결합에 의해서도 진보성이 부정되며, ③ 비교대상발명 2에 그대로 개시되어 있으므로 특허법 제29조 제3항에 위배된다고 주장했다.

피고는 이에 특허청구항의 정정을 청구했으나 원고는 피고의 정정사항은 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않고 특허발명의 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 부적법하다는 취지의 주장을 했다.

특허심판원은 원고의 주장을 받아들여 정정청구는 부적법하나, 그럼에도 원고가 제출한 비교대상발명 4는 제1, 2, 5, 7항 특허발명에 대해 적법한 선행발명으로서의 지위가 인정되지 않고, 제1, 2, 5, 7항 특허발명은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 3에 의해 신규성 내지 진보성이 부정되지 않으며, 비교대상발명 2에 의해 확대된 선출원 규정에도 위배되지 않는다고 판단하고, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 했다.

[참고] 애플 Vs. 크레용 아이피 소송 심판과 법원 심결취소소송의 무효자료(선행발명)의 차이
선행발명 4는 이 사건 특허발명의 신규성을 다투는 핵심 선행기술로 이 사건 심판에 제출된 비교대상발명 4와 동일한 반면, 특허법원에서 제출한 선행발명 1 내지 3은 이 사건 특허심판원에 제출한 비교대상발명 1 내지 3과는 다른 것으로서 이 사건 소송에서 새로 제출된 것이었다.

선행발명1 및 4의 주요 내용과 그림

‘통상의 기술자’ 수준 및 기준에 대한… 특허법원의 판단

특허법원은 먼저 이 사건의 “통상의 기술자”의 기술수준은 “전기전자 분야의 학사학위 소지자로서 무선통신단말기 사용자 인터페이스(UI: User Interface) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람”을 기준으로 한다고 판시했다.

이러한 통상의 기술자와 기술수준의 구체적인 기준은 청구범위해석과 신규성 및 진보성 판단에 구체적으로 적용된다.

결론적으로, 특허법원은 이 사건의 판결에서 종전 판결들과 달리 i) 통상의 기술자를 “전기전자 분야의 학사학위 소지자로서 무선통신단말기 사용자 인터페이스(UI: User Interface) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람”으로 확정했고, ii) 이러한 통상의 기술자를 기준으로 핵심 다툼이 된 청구범위 해석에서 “‘미리보기 수행 단계’ 등과 같은 용어를 정의해 법률 판단의 기준을 명확히 했다.

미리보기(pre-view)’ 대상의 범위는?.. 핵심 쟁점(1)

특허청구범위의 해석과 관련해 이 사건에서 당사자 사이에 다툼이 된 핵심 쟁점은 크게 두가지였다.

#첫번째는 이 사건 제1항 특허발명의 해석에서 ‘미리보기 수행 단계(구성요소 4)’에서 미리보기(pre-view)를 하는 대상에 ‘변환한 이미지’에 한정되는지 아니면 그 이외의 다른 배경화면 구성요소들(예: 시계표시)까지 포함되는지 여부이다.

이 해석의 차이에 따라 선행발명 1과 차이점의 유무가 다툼이 되었기 때문이다.

원고는 사건 제1항 특허발명의 ‘미리보기 수행 단계(구성요소 4)’에서 미리보기를 하는 “대상”은 ‘변환한 이미지’이고 그 이외의 다른 배경화면 구성요소들(예: 시계표시)까지 미리보기 대상이라고 볼 수는 없다고 주장한 반면, 피고는 이 사건 제1항 특허발명의 ‘미리보기 수행 단계’에서 미리보기를 하는 대상에는 ‘변환한 이미지’ 뿐만 아니라 그 이외의 다른 배경화면 구성요소들까지 포함된다고 주장했다.

이에 대해 특허법원은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 내용과 사전을 해석의 사실 증거로 참작해 배경화면 구성방식에는 이미지의 크기나 위치뿐만 아니라 그 이외의 아이콘, 시간 등과 같은 구성요소들도 포함되므로 ‘미리보기 수행 단계’를 배경화면 설정 전에 ‘변환한 이미지’ 뿐만아니라 배경화면 구성방식의 ‘다른 구성요소들(예: 시계표시)’도 함께 출력되는 최종적인 결과화면을 미리 보여주는 단계라고 해석했다.

재판부는 이러한 해석을 기준으로 원고의 주장을 배척했다. 재판부는 원고가 이미지 이외의 배경화면 구성요소들(예: 시계표시)에 대한 기재 없이 ‘미리보기 수행 단계’를 설명하고 있다고 인용한 명세서의 기재와 도면이 미리보기를 수행하는 단계를 설명한 것이 아니라, 미리보기 수행 과정에서 이미지를 변환하는 기능과 그에 따라 부분 영역을 선택하는 과정’을 설명한 것이라고 판시하고 원고의 주장을 배척했다.

그러나 재판부는 이러한 청구범위 해석에 따라 피고의 주장을 인정하면서도 선행발명1의 기재 내용의 해석을 통해 피고가 주장하는 선행발명 1과의 차이점을 인정하지 않았다.

피고는 선행발명 1에는 ‘레이아웃 설정 화면’에서 이미지 이외에 ‘다른 배경화면 구성요소들(예: 시계표시)’이 함께 출력되는지를 기재하고 있지 않았다는 점을 부각해 이 사건 특허발명과의 차이점을 강조하려 했으나, 재판부는 선행발명 1에서 ‘레이아웃 설정’이라는 것은 그 구성요소들인 영상 이미지와 시계표시를 효과적으로 배열하는 것, 즉 ‘레이아웃 설정 화면’에서 영상 이미지와 시계표시가 함께 출력된 상태에서 이를 화면상에 적절히 배치하는 것이라고 해석함이 타당하고 선행발명 1에는 ㉠ ‘메인 디스플레이’의 ‘레이아웃 설정 화면’에서 ㉡ 이미지뿐만 아니라 그 이외에 이 사건 제1항 특허발명의 ‘배경화면 구성방식’에 대응하는 ‘시계표시’도 함께 출력되고 있음을 “통상의 기술자”(3년차 UI개발자)라면 쉽게 유추해 도출할 수 있고 봄이 타당하다고 판단하고 피고의 주장을 배척했다.

그 결과 선행발명 1에 ‘레이아웃 설정 화면’을 통해 이미지의 변환과 시계의 배치를 완료한 다음 미리보기 수행이 가능한 구성을 개시하고 있는 이상, 그 기능이 부수적이거나 보충적인 기능인지 여부를 떠나 선행발명 1이 이 사건 제1항 특허발명의 ‘미리보기’에 대응하는 구성을 포함하고 있다고 판단했다.

선행기술 ‘적격성’ 여부는?.. 핵심 쟁점(2)

#둘째는 이 사건 특허발명을 실시할 수 있을 것으로 기대되게 개시된 선행발명 4의 취급설명서에 대한 선행기술 적격 여부이다. 즉 신규성 흠결을 유력하게 증명할 수 있는 선행발명 4의 적격성 여부가 쟁점이었다.

이 사건 특허발명은 출원일 당시 구 특허법(2006년 개정 전의 법률)이 적용되었다. 구 특허법은 지금과 달리 공지 또는 공연히 실시된 발명에 대해서는 국내주의를, 반포된 간행물에 게재된 발명에 대해서는 국제주의를 채택하고 있었다.

즉 선행발명 4가 ① 공지 또는 공용 발명으로 볼 수 있는지 또는 ② 반포된 간행물에 해당하는 것인지에 따라 그 적격을 판단하는 지역 기준이 달라졌다.

실질적으로 이 사건의 원심에 해당하는 특허심판에서 원고는 일본의 au(KDDI)사에서 판매하고 있는 H社의 A1302SA 휴대폰에 대한 취급설명서(pdf)를 선행발명 4의 서증으로 제출했으나 그 반포일을 직접 증명하지 못하고 인터넷 아카이브 웹사이트(https://web.archive.org/)를 통해 확인할 수 있는 그 일본 기업의 웹페이지 개시된 날짜를 기초로 국내 공지를 주장했다.

그러나 이 사건 원심의 특허심판부는 이 사건 특허발명의 출원당시에 일본에서는 공지(공연히 실시) 되었던 것으로 인정되나 대상 제품이 이 사건 특허발명의 출원당시에 국내에 수입되어 판매되었다고 증명되지 않는다고 판단하고 선행발명 4의 선행기술의 적격성을 인정하지 않았다.

하지만 원고는 심결에 불복하는 이 특허법원 사건에 이르러 아카이브 웹사이트에 저장된 H사의 웹페이지에서 선행발명 4의 취급설명서를 다운받아 그 파일에 발간일이 2003년으로 기재된 점을 추가로 증명했다.

이에 따라 재판부는 선행발명 4 취급설명서는 이 사건 특허발명의 출원일 (2004. 5. 3.) 이전에 H社의 웹페이지에서 다운로드 가능한 상태에 있었으므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 국내에서 공지된 발명에 해당하며, 휴대전화가 판매되면 그 매뉴얼도 함께 제공되는 것이 경험적 일반상식이라 할 것이므로 선행발명 4 취급설명서는 이 사건 특허발명 출원 전에 반포된 간행물에 해당한다고 판단하고 선행발명4의 선행기술 적격성을 인정했다.

국내에서 ‘통상의 기술자’를 구체적으로 정의한… 최초 판결

특허요건 판단에서 통상의 기술자가 매우 중요한 주체적 기준이라는 것을 부정하는 사람은 없다. 그럼에도 국내에서 판결문이나 심결문에 그 주체적 기준을 구체적으로 설시하는 사례는 거의 없었다. 이 사건은 국내에서 통상의 기술자를 구체적으로 정의한 최초 판결이 아닌가 싶다.

(비교) 미국 특허심판(IPR)의 결정문에 나온 통상의 기술자에 당사자간 주장 및 증명과 이에 대한 심판부의 판단 (출처 : CASCADES CANADA v. ESSITY HYGEINE AND HEALTH Case IPR2017-01901 Patent 9,320,372>

통상의 기술자 기준에 대해 당사자가 서로 다투고 이를 심리해 정의하는 미국 실무와 차이가 있었다.

이 사건에서 특허법원은 『통상의 기술자』를 “전기전자 분야의 학사학위 소지자로서 무선통신단말기 사용자 인터페이스(UI) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람”으로 정의했다.

대학에서 전기전자 관련 전공으로 졸업하고 휴대폰 제조회사의 UI 기술개발부서에 입사해 3년된 직원을 한번 상상해보자. 연차로 보아 아직 대리는 아니고 2년을 넘어섰으니 신입은 아니다. 이때쯤이면 자신이 담당하는 업무와 관련된 기술을 이해하기 시작하는 단계로 담당 업무 내에서 관련된 아이디어를 제안해보기도 실행하기도 하고 일상적인 업무를 수행하면서 작은 단위의 개발 프로젝트를 맡기도 한다.

그러나 아직 경험이 부족해 자신의 지식을 확장시키지 못하고 새로운 영역을 만나거나 장애기술을 만나면 주저 않기 쉽다. 또 관련 프로젝트를 수행하면서 알게 된 그 업계에서만 자주 사용하는 용어에 상당히 노출되어 자연스럽게 사용하기는 하나 그 의미를 정확히 정의하지 못하고 누구에게 제대로 설명하지도 못한다. 선배의 접근 방법이나 부서의 개발 지침에 따라 정해진 대로 업무를 수행하곤 한다.

이제 이론서에서만 존재하던 “통상의 기술자”가 구체적인 인물로 머릿속에 떠오를 것이다. 이렇게 구체적으로 확정된 “통상의 기술자”를 기준으로 출원 시점의 『기술수준』을 구체적으로 확정하는 단계 역시 앞에서 언급한 바와 같이 이러한 확정은 사실의 증명 영역이다.

2014년 승진승급관리 실태조사 결과 (출처 : 한국경영자총협회)

사실 “전기전자 분야의 학사학위 소지자로서 무선통신단말기 사용자 인터페이스(UI) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람”과 그 분야에서 10년 이상 종사한 사람과는 그 조사 능력과 기술의 이해능력과 문해력(literacy)에서 큰 차이를 보인다.

해당 기술분야에서 3년 정도 종사한 사람이 찾을 수 없는 논문이나 기술자료, 특허문헌도 그 분야에서 10년 이상 종사한 사람은 찾을 수 있는 경우가 많고 또한 그 분야에서 3년 정도 종사한 사람이 이해할 수 없는 기술자료도 10년 정도 종사한 사람에게는 어려움 없이 이해되는 경우도 많다.

그러나 앞에서 『통상의 기술자』란 “출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수해 자신의 지식으로 할 수 있는 자”라고 정의했다. 사실 이러한 정의는 법정 정의가 아니라서 추정에 가깝다. 따라서 이러한 추정은 언제든지 깨질 수 있다. 단지 증명책임이 상대방에게 넘어갈 뿐이다.

먼저 통상의 기술자에 대한 이러한 추정을 통상의 기술자가 세상에 존재하는 모든 지식을 입수할 수 있는 신적인 존재로 오해하기 쉽다. 그러나 그 의미는 모든 것을 입수할 능력이 있어서 증명이 필요 없다는 것에 방점이 있는 것이 아니라 공개되지 않은 정보도 통상의 기술자의 기술 지식이나 기술 상식으로 삼을 수 있으며 입수된 정보를 자신의 지식으로 이해할 문해력이 있다는 데 방점이 있다고 봄이 타당할 것이다.

따라서 고어로 작성된 선행문헌이라도 통상의 기술자는 그 문헌의 내용을 이해해 자신의 기술 지식으로 할 수 있다고 추정된다. 그러나 그 선행문헌의 존재는 증명의 대상이 되며, 그러한 선행문헌이 공개되지 않았거나 비밀 상태에 놓여 특허법 상 선행기술의 적격이 없더라도 그 선행문헌으로부터 이해되는 기술정보를 통상의 기술자의 기술지식으로 삼을 수 있다는 것으로 이해하면 된다.

통상의 기술자를 구체적으로 ‘확정한다’는 의미는?

이러한 통상의 기술자란 기준의 추정은 관련 기술에 종사하는 사람들이 통상적인 기술 수준을 가지고 있다는 정의 아래, 선행기술의 적격성과 관련해 지나치게 엄격한 기술적 관념으로부터 벗어나 상식적인 발명품이 특허요건의 스크린에서 빠져나가는 것을 방지하기 위한 교리적 렌즈 역할을 하게 될 것이다.

이에 따라 통상의 기술자의 기술수준은 선행문헌에 기재되지 않은 발명에 이르는 동기의 추정, 선행문헌으로부터 자명한 결합이나 선택의 시도를 추정하는 데 사용될 수 있다.

한편 통상의 기술자란 기준은 인용발명에 개시된 범위와 같이 선행문헌으로부터 그 발명품을 실시할 수 있을 정도로 개시된 범위에 대한 판단의 표준이 되며, 청구범위 해석에 있어서 청구항에 기재된 용어의 통상적인 의미를 이해하는 데 표준이 되고, 침해의 혐의가 있는 장치가 청구항에 기재된 구성요소와 균등한 것으로 이해될 수 있는 구성요소를 포함하고 있는 지를 판단하는 데에도 사용되는 표준이 될 것이다.

[참고] ”청구항 용어의 보통 의미를 파악하기 위해서는 “통상의 기술자”의 이해가 중요하고 그런 의미에서 통상의 기술자가 자주 참조하는 교과서, 사전, 전공서적 등이 그런 보통 의미를 결정하는 중요한 증거가 될 것이다. 이런 증거들은 출원 서류철에 포함되지 않은 것이라 해 외부증거(extrinsic evidence)라고 칭해진다. 청구항 용어의 특별 의미를 파악하는데 있어서는 당해 출원인이 명세서, 도면, 보정서, 의견서 등에서 진술 또는 주장한 것이 중요한 증거가 될 것이다. 이런 증거들이 출원 서류철에 포함 된 것이라 해 내부증거(intrinsic evidence)라고 칭해진다. 어떤 경우에는 그 증거가 출원 서류철에 포함되어 있지 않아도 내부증거가 될 수 있다. …(중략)… 그런 견지에서 내부증거는 출원인의 주관적 의도를 파악하는 통로가 되고, 외부증거는 통상의 기술자의 객관적 이해를 파악하는 통로가 된다.” (인용출처 : 정차호(2008), “미국특허소송에서의 청구항 해석: 예측불가능한 게임”, 지식재산연구 제3권 제2호.)

이진수 변리사 sonovman@gmail.com

  • -변리사(39회)
  • -現 ㈜휴롬 지식재산본부장
  • -現 동국대학교 겸임교수
  • -前 서울반도체 법무임원
  • -前 삼성전자