지난 2014년 11월, 특허심판원은 ‘지팡이아이스크림 제조방법’ 특허에 대해 제기된 무효심판(2013당1869)에서, 특허출원 전에 해당 제품이 인터넷을 통해 공개되어 그 특허가 무효라고 심결했다. 당시 ‘지팡이아이스크림’은 맛뿐만 아니라 독특한 형상으로 인해 서울 인사동 쌈지길을 찾는 관광객들 사이에서도 명물로 알려졌다. 이에 부산 등 지방에서도 유사 제품이 제조 판매되면서 특허권자와 분쟁이 발생하게 된 것이다. 해당 사건을 집중 조명해 본다. <편집자>

특허 ‘출원 전에 공개‘된 사진… ‘지팡이아이스크림’

‘지팡이아이스크림’은 옥수수 뻥튀기로 된 지팡이 형태의 속이 빈 과자에 소프트 아이스크림을 주입하여 채운 식품으로, 뻥튀기의 바삭함과 아이스크림의 부드러움이 어우러진 맛뿐만 아니라 그 독특한 형상으로 인하여 남녀노소 모든 사람들에게 인기를 얻은 식품이다. 특히 수년간 서울 인사동 쌈지길의 명물로 자리 잡아 국내외 관광객들에게 선풍적인 인기를 끌었다.

인터넷에 공지된 ‘지팡이아이스크림’의 제품 사진

이에 서울시 인사동에서 ‘지팡이아이스크림’을 개발해 판매하던 특허권자는 2012. 8. 27.에 특허 출원해 ‘지팡이아이스크림 제조방법’ 특허를 등록받았다.

그럼에도 부산 및 군산에서는 지팡이아이스크림 유사 제품을 제조 판매하던 사람들과 특허권자의 사이에 권리 분쟁이 있었고, 그에 대한 법원의 부정경쟁행위금지가처분 결정이 있었다(부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목의 ‘상품형태 모방행위’에 해당).

하지만 이후 제기된 특허무효 심판에서 해당 특허를 출원하기 불과 2주 전인 2012. 8. 13.에 ‘지팡이아이스크림’을 구입해 맛 본 소비자가 판매 가게에 설치된 광고판을 촬영한 사진을 인터넷상의 네이버 카페에 게재한 사실이 확인됐다.

따라서 특허심판원은 지팡이아이스크림 특허가 그 출원 전에 공개되었다는 증거가 분명한 이상 그 특허등록을 유지할 수 없어 무효라고 심결했다.

지팡이 ‘외형’ 뿐 아니라, ‘제조방법’ 자체가 무효

무효 판결을 받은 ‘지팡이아이스크림 제조방법’ 특허권 내용은 방법적인 것이고 그 무효의 증거는 제품 사진에 나타난 지팡이 아이스크림의 외형뿐인데도, 결국 제조방법 자체가 무효로 되었다.

‘지팡이아이스크림 제조방법’ 특허 도면 : 30: 아이스크림 지팡이 식용 용기, 50: 소프트 아이스크림, 70: 초코렛, 100: 지팡이 아이스크림, 200: 아이스크림 주입 튜브

‘지팡이아이스크림’ 특허의 특허청구범위(심판과정에서 정정된 것임): 가늘고 길게 만곡된 지팡이 형상을 가지며, 뻥튀기 과자로 만들어진 소프트 아이스크림 용기를 준비하는 단계; 소프트 아이스크림기의 주입 튜브를 상기 용기의 인입구로 장입하는 단계; 상기 용기의 내부로 소프트 아이스크림을 3~10cm/sec의 속도로 충전하는 단계; 및 육안으로 상기 용기의 토출구를 확인하여 충분한 충전이 이루어졌다면 소프트 아이스크림의 충전을 중지하고, 상기 소프트 아이스크림기의 주입 튜브를 분리하는 단계로 이루어진 지팡이 아이스크림 제조방법

이와 관련, 특허심판원은 발명의 기술적 성격에 따라서는 그 분야의 통상적 기술자가 해당 물건의 개시 자체로부터 그 물건을 제조하는 방법을 쉽게 예상할 수 있는 경우가 있고, ‘지팡이아이스크림 제조방법’의 경우가 이에 해당한다고 판단했다.

개발품을 사업화하기 이전에.. ‘지식재산권 전략’ 수립은 필수

일반 대중에게 판매되는 스낵과자 등의 음식물은 그 기술내용이 쉽게 파악되고 판매와 동시에 소비자에 의해 인터넷 등 공중매체에 바로 소개되는 경우가 많으므로, ‘지팡이아이스크림’의 개발자도 그 시판에 앞서 먼저 특허출원을 서두를 필요가 있었다.

실제로 ‘지팡이아이스크림’을 체험한 국내인은 물론 일본 관광객이 그 맛의 체험담을 귀국 후 일본의 인터넷 사이트에 역시 특허발명의 출원 직전에 게재하기도 했다. 이처럼 ‘지팡이아이스크림’ 특허무효 사례의 경우 특허출원보다 1개월도 앞서지 않은 시기에 소비자에 의해 인터넷상에 단지 제품 사진이 공개된 것 때문에 특허가 무효 된 것이다.

따라서 오랜기간 힘들게 개발한 제품을 시장에 선보이거나 사업화하기에 앞서 지식재산권을 어떻게 확보할 것인가에 대한 전략 수립이 필수적이다.

주상돈    newsdjoo@gmail.com