장진규 변리사

발명신고서를 접수하고 발명자와 공동출원인, 공개행위 확인 등을 마치면 신고된 발명이 신규성 및 진보성을 포함하는 특허성을 갖는지를 간략하게라도 검증하는 것이 일반적이다.

저자의 경험으로는 개인발명자의 아이디어들은 특허정보넷(KIPRIS, www.kipris.or.kr) 정도만 검색하더라도 유사한 공개문헌들이 검색되는 경우가 많다.

특허정보넷(KIPRIS) : 특허청으로부터 한국특허정보원이 위탁을 받아 운영하는 대국민 특허정보검색서비스로, 국내외 지식재산권 관련 정보들을 데이터베이스로 구축해 인터넷을 통해 검색 및 열람할 수 있으며 무료로 제공된다. 미국 특허상표청의 특허정보검색, 일본특허청의 IPDL, 유럽특허청의 Espacenet 등이 대표적이다.

또한, 저렴한 가격을 무기로 내세우는 특허사무소를 통해 특허출원을 진행할 경우 착수금을 받기 위해 선행기술조사 없이 또는 엉성한 선행기술 조사 후에 진행되어 특허청 수수료 및 변리사 수임료만 날리고 특허를 받지 못하거나 권리범위가 부적절한 쓸모없는 특허로 등록 되는 경우가 많다.

특허청이 무료로 서비스하는 특허정보넷(KIPRIS, www.kipris.or.kr) 정도만 검색하더라도 유사한 공개문헌들이 검색되는 경우가 많다.

발명의 중요도와 기술분야에 따른… 선행기술조사 수행

선행기술조사를 직접 인하우스의 특허관리자가 수행할 것인지 또는 외부의 변리사나 명세서 작성 보조인을 통해 진행할 것인지는 개별 발명의 중요도와 기술분야, 그리고 회사의 특허관리정책에 따른 문제이다.

명세서 작성 보조인 : 명세사라는 용어가 사용되기도 하나 명세사는 공식적인 자격은 아니며, 자격이 부여된 것은 변리사 뿐이다. 입법적으로는 부동산에 관한 중개업법에서의 중개보조인처럼, 현실을 감안할 때 변리사법에서도 명세서 작성 보조인이나 변리보조인 제도가 도입되는 것도 필요할 것으로 보인다.

특허조사를 둘러싼 기업 활동

기업에서 출원하는 특허의 기술분야가 한정적이고 특허관리자가 해당 기술을 오래도록 접해 이해도가 높으며 다양한 특허 데이터베이스를 활용 가능한 환경이 갖춰졌다면 내부에서 선행기술조사를 수행하는 것이 나을 수 있다.

특허 데이터베이스 : 무료로 제공되는 구글특허, 한국특허청의 KIPRIS나 유럽특허청의 Espacenet 등을 비롯한 여러나라 특허청 제공 특허데이터베이스 뿐 아니라, Thomson Innovation, WIPS, keywert 등 국내외 특허문헌은 물론 Web of Knowledge, 각종 저널 및 IEEE 등의 paper, 화학구조의 경우 STN 등 다양한 유무료 데이터베이스들이 존재한다.

또한, 외부에 의뢰하는 것이 일반적이더라도 매우 중요한 발명인 경우에는 내부인력들이 선행기술조사를 병행해 수행할 수도 있다. 그러나, 대개의 경우 특히 중소기업의 경우에는 해당 분야에 특화된 전문 변리사를 선임해 선행기술조사 및 출원을 의뢰하고 활용하는 것이 효율적이다.

해외 조사업체까지 활용… 중요한 발명 선행조사

한 가지 팁이라면 선행기술조사 전문기업이 제공하는 서비스가 가격경쟁 및 우수인력 확보의 곤란으로 인해 조사품질은 신뢰할 수 없는 경우가 많다는 의견이 많다. 다만 저가의 조사서비스는 내부보고 및 특허출원 결정의 근거확보를 위해 활용되기도 한다.

정말 중요한 발명의 경우에는 해외 조사업체까지 활용하는 것도 고려할 필요가 있다. 아무리 특허제도와 해당 기술에 정통한 변리사라고 하더라도 해외 특허기술의 검색에 있어서 원어민을 넘어설 수 없는 부분이 존재하기 때문이다.

실제로 중요도에 따라 미국의 유명 로펌, 또는 인도의 조사업체들에 의뢰한다. 인도의 경우 가격대비 품질이 상당히 우수하고 미국 로펌들의 의뢰를 받아 수행하는 규모 있는 곳들도 생겨나고 있다.

장진규 변리사

고고려대학교에서 전자공학으로 학사학위를, 그리고 Georgia Institute of Technology에서 기술경영으로 석사학위를 받고 한양대학교 과학기술정책학과 박사과정을 수료했다. 포스데이타(주)에서 해외마케팅 팀 근무 중 제43회 변리사 시험에 합격했다.

이후 국내 굴지의 특허법인과 대기업, 대학교에서 특허출원과 관리, 라이센싱 및 기술사업화 업무를 수행하며 우리나라의 지식재산권과 산업발전에 기여왔 다.강연 및 저술활동으로는 대한변리사회, 한국발명진흥회, 한국산업기술진흥원, 국가과학기술인력개발원 등에서 특허관리업무에 관한 강의를 하였고, 대한민국의 지식재산 제도 발전을 위한 제언들이 다양한 매체에 게재된 바 있다.

무엇보다 지식재산의 핵은 공유와 소통이라는 신념 하에 일반인들에게도 특허제도에 대한 바른 인식을 함양하기 위해 노력 중이다.