미국 국제무역위원회(ITC)가 LG에너지솔루션(전 LG화학)과 SK이노베이션이 벌여온 배터리 영업비밀 침해 사건 최종 의견서를 통해 SK가 LG의 영업비밀을 명백히 침해했다고 명시했다. ITC는 SK이노베이션이 영업비밀 침해없이는 독자적으로 제품을 개발하는 데 10년이 걸릴 것으로 판단해 미국 수입금지 조치 기간을 10년으로 결정했다고 설명했다. ITC 위원회 최종 의견서(Commission Opinion) 내용을 요약, 소개한다. <편집자>

관세법 337조 위반 사실 확인… 예비 결정 검토 결과

위원회는 SK에 대한 조기패소판결을 유지하고 수입금지 명령(limited exclusion order) 및 영업비밀침해 중지 명령(cease and desist order)을 발효한다.

위원회는 SK의 증거인멸 행위가 심각한(extraordinary) 수준이라고 판단한다. 증거인멸은 고위층(high level)이 지시하여 조직장(department heads)들에 의해 SK 전사적으로(through SK) 자행되었다.

관세법 337조 위반 사실을 확인한 ITC위원회는 일부 조정을 전제(with certain tailored provisions)로 10년의 수입금지 명령 및 영업비밀침해 중지 명령이 합당한 구제책이라고 판단한다.

미국 관세법 337조 : 미국 국제무역위원회(ITC)가 미국으로 수입되는 제품에 대한 불공정 무역 및 경쟁 행위를 조사해 제재하는 절차는 관세법 337조에 근거한다. 이러한 불공정 무역 및 경쟁 행위에는 미국 지식재산권(IP)에 대한 침해가 포함된다.

폭스바겐 2년, 포드 4년이라는 (수입금지 유예) 기간은 자동차 회사들에게 LG의 영업비밀을 침해하지 않은 미국내 전기차 배터리 공급사로 사업을 이전(transition)할 기회를 제공한다.

SK이노베이션에 대한… 조기패소 판결

ITC위원회는 자료(record) 수집 및 파기라는 기업문화(corporate culture)가 SK에서 만연하고 잘 알려져(well-known) 있었으며 묵인되었다는 예비결정상의 인정 사실을 확인(affirm)했다.

명백하게도 이 사건은 어느 직원이 은밀하게 증거를 삭제한 것이 아니라 SK 관리자가 다수의 조직장들에게 문서삭제 지시를 내리고, 회사는 이러한 문서파기 행위를 밝히거나 하다못해 완화시키려는 노력도 거의 또는 전혀 하지 않은 사건이다.

미국 국제무역위원회(ITC) : 미국 내 산업에 손해를 끼치거나 지식재산권을 침해하는 수입금지 신청을 받아 결정을 행하는 준사법기관이자 독립위원회로 1916년 9월 8일 설립됐다. ITC는 1930년 제정된 관세법 제337조에 따라, 특허를 비롯한 미국의 지식재산권을 침해하는 수입행위를 제한할 수 있다. 이처럼 수입배제명령이나 정지명령과 같은 국경조치를 할 수 있어 수입에 관계되는 이해 당사자에게 큰 영향력을 미치며, ITC 조사를 통해 신속하고 강력한 제재를 할 수 있다는 장점으로 인해 최근 특허분쟁에서 자주 활용된다.

SK의 증거인멸, 증거 개시 과정에서의 더딘 대응, 부정직성(lack of candor)으로 초래된 지나친 지연(undue delay)은 이 사건을 신속하게 완료해야 하는 ITC위원회의 법적 의무와 ITC행정판사가 정한 절차적 일정을 노골적으로 무시(callous disregard)한 것이다.

위원회는 조사 기록을 기초로 SK가 문서 삭제, 문서 삭제가 정기적 관행이라는 변명, 문서 삭제 은폐 시도를 노골적으로 악의(flagrant bad faith)를 가지고 자행했다고 판단했다.

LG에너지솔루션(전 LG화학) vs. SK이노베이션 배터리 분쟁 경과 ※ SK가 LG를 상대로 제기한 3차 사건은 2021. 11. 30,에 LG가 SK를 상대로 제기한 2차 사건은 2021.7.19. 최종 판정이 나올 예정 출처: 한국지식재산연구원 IP포커스 리포트

ITC산하 불공정 수입조사국(OUII)은 서면에서 30장 이상의 분량을 할애해 (SK의) 영업비밀 침해와 LG의 영업비밀 카테고리 11개를 각각 대응시켰으며, 파기된 증거가 SK가 은폐하고자 했던 (영업비밀) 침해와 관련되어 있다는 점에 개연성 이상의 근거가 존재한다고 기술했다. 위원회는 이러한 OUII의 분석에 동의하고 인정했다.

LG가 침해당했다고 주장한 영업비밀침해 (11개) 카테고리는 아래과 같다.

i. 전체 공정 영업비밀 (2(a), 2(j), 2(m), 146)
ii. BOM(원자재부품명세서) 영업비밀 (119, 119(a)-(i))
iii. 선분산 슬러리 영업비밀 (8, 8(a))
iv. 음극 및 양극 믹싱 및 레시피 영업비밀 (138, 139, 144, 145)
v. 더블 레이어 (전극) 코팅 관련 영업비밀 (31(a)-(e), 33(a)-(f))
vi. 배터리 파우치 실링 영업비밀 (60(a)-(b))
vii. 지그 포메이션 영업비밀 (셀 활성화 관련 영업비밀 자료) (66)
viii. 양극 포일 영업비밀 (80, 81(a)-(b))
ix. 전해질 영업비밀 (84(a)-(b), 94-97)
x. SOC 추정 영업비밀 (117, 117(a)-(d))
xi. 드림 코스트 영업비밀 (특정 자동차 플랫폼 관련 가격,
기술을 포함한 영업비밀 자료) (124, 124(a)-(k), 147)

LG는 (SK의 증거인멸에도 불구하고) 삭제되지 않은 자료와 복구는 불가능하나 파일명이 남아있는 자료를 기반으로 파기된 증거에 포함되어 있을 가능성이 있는 내용을 설득력 있게 설명했다. 예를 들어 LG는 SK에 지원한 LG직원들의 지원서를 SK가 파기하였다고 설명했으며, 이 파일들은 LG의 전현직 직원들을 통한 SK의 (영업비밀) 침해와 관련 있다.

마찬가지로 LG는 LG의 원가, 조달, 가격 책정(cost, sourcing, and pricing)에 관하여, 그리고 SK가 LG의 영업비밀을 이용하고 이득을 취했다는 점에 대해 개연성 있고 구체적인 주장을 제시했다. LG의 입증 수준은 연방순회항소법원이 기존 사건에서 요구한 수준을 휠씬 더 뛰어넘었다.

ITC위원회에서 SK의 주장을 검토하고 조사 상황을 고려한 결과 SK에 대해 조기패소판결보다 더 낮은 수준의 법적 제재는 타당하지 않다고 판단했다. (No lesser Sanction than default is appropriate)

22개 영업비밀…. 법적 구제(Remedy) 명령의 대상

위원회는 LG가 ‘20년 1월 22일 서면을 통해 선택 제출한 22개 영업비밀을 법적 구제 명령의 대상으로 판단했다.

22개 영업비밀 : LG는 ‘19년 10월 최종 영업비밀 목록 제출 후, 당시 예정되어 있던 공판(Hearing)에서 주어진 시간 내 효율적으로 쟁점을 다투고자 핵심 영업비밀을 11개 카테고리 내 22개로 추려 ‘20년 1월 22일 제출헸다. 공판은 SK의 조기패소로 예비결정이 나오면서 진행되지 않았다.

미국 연방순회항소법원은 ‘영업비밀 침해의 경우 법적 구제책의 지속기간은 신청인이 합법적인 수단(lawful means)을 사용하여 해당 기술을 독자적(independently)으로 개발하기 위해 소요되었을 기간으로 한다’는 ITC위원회의 관행(practice)을 확인 및 인용한 바 있다.

동 사건에서 LG는 (SK에 대한) 적정 수입금지 기간으로 10년을 주장했고, OUII는 최소 5년을 주장했으며, SK는 1년을 주장했다. LG는 SK가 영업비밀을 침해하여 (다른 경쟁사들보다) 10년을 앞서서 유리하게 출발(head start) 할 수 있었음을 충분히 입증했다.

위원회는 ‘요컨데 SK는 훔친 LG의 영업비밀이 없었다면, 10년 이내에 해당 영업비밀상의 정보를 개발할 수 없었을 것이라는 것이 명확함. SK는 그야말로 LG로부터 훔친 모든 영업비밀 기술을 10년 내에 개발할 수 있을 정도의 인력(personnel)이나 능력(ability)을 보유하고 있지 않았다’는 LG 주장에 동의한다.(We agree with LG that)

※ 영업비밀: 공공연히 알려져 있지 않고 독립된 가치를 지니는 것으로 합리적인 노력에 의해 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업 활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 뜻한다. 국내 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’에는 ▲영업비밀 침해에 대한 금지·예방청구권 ▲손해배상청구권 ▲영업비밀이 담긴 노트, 연구노트 등 영업비밀의 침해행위를 조성한 물건에 대한 폐기청구권 ▲신용회복청구권 등을 인정하고 있으며, 침해자 및 배후의 법인 등에 대한 형사처벌까지도 규정하고 있다.

영업비밀 성립요건

관련 기록은 SK가 (LG의) 22개 영업비밀 없이는 (독자적으로) 제품을 개발하는데 10년이 걸릴 것이라는 ITC위원회의 판단을 뒷받침하고 있다. (The record supports the Commission’s finding that it would take ten years for SK to develop products without the 22 trade secrets) 이에 따라 위원회는 명령 기간이 효력 발생일로부터 10년이 되어야 한다고 판단했다.

공공의 이익(Public Interest) 및 공탁금

폭스바겐은 SK와 ‘18년 9월에서 10월 사이에 (수주 관련) 합의에 이름. 증거(evidence)에서 드러나듯 SK는 LG의 경쟁 가격 정보(competition pricing information)를 포함하여 LG의 사업상 영업비밀을 침해했다.

따라서 이는 SK가 가장 낮은 가격을 제안했다는 기록과 일치한다. LG의 영업비밀을 침해해 만들어진 더 저렴한 배터리에 대한 폭스바겐의 선호는 설득력 있는 공공의 이익이 아니다.

구제명령 조정은 포드와 폭스바겐이 EV 프로그램을 다른 미국 내 공급사로 전환할 수 있을 때까지 SK가 (영업비밀) 침해로 만든 배터리를 공급할 수 있도록 부품 수입을 가능케 한다.

포드와 관련, 증거에 따르면 포드가 미국 내 대체 공급사로부터 F-150용 EV배터리를 공급받는데 4년의 시간이 필요하다. 위원회는 4년 수입 금지 적용 유예 기간을 통해 포드가 ‘22년 2월 출시에 지장을 받지 않으면서도 다른 배터리 공급사로 전환할 수 있을 것이라고 판단한다.

위원회는 포드가 주장하는 미공개 신차(unannounced new vehicles)에 대해서는 수입 금지 적용 유예를 허용하지 않기로 결정했다. 유예 대상 확장에 대한 포드의 근거는 침해된 기술을 탑재한 유사 SK배터리들을 사용해 규모의 경제(economies of scope)를 통한 이득을 취하기 위한 것이다.

규모의 경제 : 기업이 2가지 이상의 제품을 함께 생산할 경우, 2가지를 각각 따로 생산하는 경우보다 생산비용이 적게 드는 현상으로 2개 이상의 재화를 생산할 때 얻게 되는 비용 절감효과를 말한다.

여기에서 잘못은 SK 뿐 아니라 포드처럼(The fault here belongs with SK, as well as with those, like Ford) SK의 영업비밀 침해에도 불구하고 장래의 사업 관계들을 계속해서 구축하기로 선택한 이들에게도 있다.

폭스바겐과 관련, MEB 플랫폼향으로 이미 승인된 공급자들에 대해 논의된 사실관계 및 그 날짜들의 근접성을 고려할 때, 위원회는 구제책의 적절한 조정은 명령일로부터 2년 동안 SK 조지아 공장에서 폭스바겐 MEB 향 배터리 생산을 위한 부품들을 SK가 수입할 수 있게 허용하는 것이라 판단한다.

이는 폭스바겐이 LG의 미시간 시설이나 (또는 LG의 영업비밀을 침해해 이득을 취한 적 없는 폭스바겐이 선택한 미국 내 다른 공급자로부터) 영업비밀 침해가 없는 배터리 조달을 개시하는데 충분한 시간을 제공할 것이다.

영업비밀의 수와 범위를 고려할 때, 위원회는 대다수 구성품(components, 소재 및 부품)이 명령의 대상에 해당 될 것으로 봄. (BOM을 포함하여 침해된 많은 영업비밀은 배터리 셀 자체뿐 아니라 전해질, 활성물질, CNT, 양극 및 음극 슬러리 및 이들의 구성성분, 전도성 첨가제, 포일, 패키징 등 배터리 셀을 제조하는 데 사용하기 위해 특별히 맞춤화된 구성품과 관련 있음) *참고: BOM(Bill of Materials, 원자재 부품 명세서)

대통령 검토 기간 동안 구제명령의 대상이 되는 수입품은 공탁금 지불 하에 조건부 수입이 가능하다. 공탁금의 금액은 위원회에 의해 특정되고 청구인을 임의의 피해로부터 보호하는데 충분한 규모어야 한다. 동 사건에서 위원회는 공탁금 규모를 대상 제품 반입 가격의 100%로 책정한다.

결론적으로, 위원회는 (SK가) LG가 제출한 최종 영업비밀 목록(‘19년 10월 7일 제출)의 영업비밀 2, 8, 31, 33, 60, 66, 80, 81, 84, 94, 95, 96, 97, 117, 119, 124, 138, 139, 144, 145, 146, 147번을 침해한 물품의 미국 수입, 수입을 위한 판매, 수입 후 미국 내 판매에 있어 관세법 제 337조를 위반했다고 판단한다. 이에 수입금지명령 및 영업비밀침해 중지 명령이 합당한 구제책이라고 판단하며, (수입 유예처럼) 조정된 명령(tailored orders)은 법정 공익 요소에 부정적 영향을 주지않는다고 판단하는 바이다.