#스마트폰용 안테나 제작에 필수적인 레이저 직접 구조화(Laser Direct Structuring) 특허를 보유한 해외 특허관리전문업체(NPE)가 얼마전 국내 스마트폰 제조 대기업에 안테나 부품 관련 특허침해 경고장을 보냈다. 이에 따라 스마트폰 대기업에 안테나를 직접 납품하는 중소 업체들과 관련 소재 및 도금업체들은 공동 협의체를 구성하고 분쟁에 적극 대응키로 했다. 우선, 침해 경고장에 명시된 분쟁특허의 권리범위를 명확히 분석해 특허 침해에 해당되는지 여부를 판단하고 특허앙도에 따른 권리관계 및 분쟁 히스토리를 종합적으로 검토했다. 그 결과, ▲회피 가능성과 무효화 ▲역공특허 ▲로열티(기술료) 최소화 등 다양한 대응 전략을 마련할 수 있었다.

국내 안테나 기업들의 특허침해 경고장 공동 대응 사례

국내 기업으로 협의체를 구성해… 공동 대응 및 전략 수립

이처럼 해외 NPE가 보낸 특허침해 경고장에 지식재산권 분쟁에 취약한 국내 중소·중견 규모의 안테나 기업들이 공동으로 대응할 수 있었던 것은 ‘지재권 분쟁 공동대응 지원사업’ 덕분이다.

실제로 이 사업은 지재권 분쟁 공통 이슈를 가진 다수의 국내 기업으로 협의체를 구성해 공동 법률대응 등 전략을 제공함으로써 효과적인 분쟁해결을 도와준다.

한국지식재산보호원이 발간한 ‘2020 지재권 분쟁 공동대응 지원사업 우수사례집’에 따르면 지재권 분쟁 공동대응 지원사업은 ▲공동 피해증거와 공동탄원서 제촐 등 단체행동을 통한 대응 효과 강화 ▲침해실태 조사 및 증거자료 수집 비용 절감 ▲분쟁대응 노하우 공유 등 상호보완을 통한 협상 및 분쟁대응 주도권 선점 등 다양한 효과를 거둔 것으로 나타났다.

지재권 분쟁 공동대응 지원사업 : 상표, 디자인, 특허침해 및 형태모방 등 해외 진출(예정) 기업의 지식재산 관련 공동피해 발생 시 기업 간 공동대응 체계를 구축해 컨설팅을 지원함으로써 피해를 최소화하고 효과적인 대응결과를 도모하는 지원 정책이다.

지재권 분쟁 공동대응 지원사업 주요 내용

지재권 분쟁 현안을 해결한… 다양한 사례

지재권 분쟁 공동대응 지원사업은 ▲해외 기업의 과도한 라이선스 요구에 대한 공동 협상 대응전략 ▲상품형태 모방(위조상품) 대응을 위한 공동명의 경고장 발송 ▲완제품사의 분쟁문제로 납품사들에 발생한 구상권 청구 문제 해결 등 글로벌 지재권 분쟁 현안을 효율적으로 해결하기 위한 다양한 사례들이 존재한다.

#국내 유명 화장품 업체 A사는 해외 업체가 다수의 국내 화장품 디자인(형태)를 모방한 후 상표만 교묘히 변경해 중국 및 동남아 국가에서 판매행위를 하고 있다는 사실을 알게 됐다. 이에 A사는 동일한 피해를 입고 있는 다른 국내 기업들과 협의체를 구성하고, 공동명의의 경고장을 발송한 결과, 침해제품에 대한 자체 회수·폐기 등의 판매중지 조치를 이끌어냈으며, 침해업체와의 협상에서도 유리한 위치를 점할 수 있었다.

#국내 영상업체 B사의 경우 해외 특허풀보유단체로부터 과도한 로열티를 요구하는 경고장을 접수한 후, 해당단체가 국내 다수의 영상기기 업체에 비디오 코덱 표준특허와 관련해 동일한 내용의 경고장을 발송한 사실을 확인했다. 이후 피해기업 간 공동대응 협의체를 구성해 해당 단체가 요구한 로열티가 합리적이지 않음을 입증하는 자료를 준비하는 한편, 적절한 로열티 비율을 산정했다. 그 결과 B사를 포함한 공동대응 협의체는 해외 특허풀보유단체와 유리한 로열티 협상이 가능한 다양한 대응전략을 마련할 수 있었다.

지재권 분쟁 공동대응 지원사업에 참여했던 기업의 한 관계자는 “공통된 지재권 분쟁 현안을 공유하고 있는 기업들이 모여 협의체를 구성함으로써 개별적 대응에 비해 비용을 절감하고, 피해기업 간 원활한 정보공유를 통해 용이하게 피해를 입증할 수 있었으며, 분쟁대응의 성과도 컸다”라며 공동대응의 중요성을 강조했다.

지재권 분쟁 공동대응 지원사업 지원 절차

#국내 요식업 프랜차이즈 업체 J사는 한류열풍에 힘입어 중국에 진출하였으나, 이미 상표가 무단선점 당했다는 사실을 알게 되었다. 이에 J사는 K씨가 악의적인 상표브로커라는 것을 효과적으로 주장하기 위해 동일한 피해를 입은 기업들과 공동대응 협의체를 구성했고, 협의체는 공통피해증거, 공동탄원서 등을 제출해 악의성을 입증하는데 성공해 4개 상표에 대해 무효선고를 받아냈다.

#의료기기 제조 및 판매 업체인 H사는 높은 기술력을 바탕으로 중국진출을 이루었으나, 위조 상품 발생이 상품가치 하락 및 판매이익 감소로 이어져 어려움을 겪었다. 이에 동일 위험에 노출된 동종업체와 협의체를 구성해 중국 공안 현지 행정단속 및 온라인 단속을 수행함으로써 업체 이익감소를 최소화하고 피해보상을 위한 발판을 마련했다.

특허청 관계자는 “지재권 분쟁 현안에 대해 기업들이 뭉쳐 공동으로 대응하면, 개별 대응보다 다양한 전략을 수립하고 기업 간 전략의 상호 보완이 가능하므로 분쟁 대응의 성과도 크다”고 말했다.

주상돈    newsdjoo@gmail.com