심영택 한국뉴욕주립대학교 교수, Firstface 공동대표

특허제도는 금지권이라는 당근을 활용해 발명가가 의욕적으로 혁신을 달성하도록 유도하되, 채찍을 이용해 발명가의 금지권에 의한 공중의 피해는 최소화하도록 운영된다. 왜냐하면 특허제도는 발명가를 위해 만들어진 제도도 아니고, 제조업체를 위해 만들어진 제도는 더더욱 아니며, 공중을 위해 만들어진 제도이기 때문이다.

제조에서 소비까지의 Cycle

특허는 현실에서는 어떤 방법으로 실시될까? 특허의 실시를 현실 세계에서 예시한 것이 오른쪽 그림이다.

그림에서 처럼 부품 제조업체는 특허기술을 실시해 부품을 제조(make)한 후, 이를 완제품 제조업체에게 판매(sell)한다.

완제품 제조업체는 다수의 부품업체로부터 부품을 구입한 후 이들을 조립해 완제품을 제작(make)하고, 이를 소매업체에 판매(sell)한다. 소매업체는 완제품을 다시 최종 소비자에게 판매(sell)하며, 소비자는 구입한 완제품을 사용(use)한다.

특허의 실시 :미국 특허법은 발명이나 특허의 ‘실시’를 ‘practice’라 지칭하며 “patented article 또는 process”를 “make, have made, use, sell, offer to sell, import”하는 행위들을 “실시‘라고 지칭한다. 즉 청구발명에 기초한 제품이나 service를 제조하거나, 판매하거나, 판매를 위한 청약을 하거나, 수입하는 행위 등이다. 국내 특허법 역시 ‘실시’를 유사하게 정의한다.

특허 독점권을 단 1회로 제한하는… ‘특허소진론’

발명가가 발명을 착상해 특허를 출원, 등록하고, 이를 부품 제조업체에게 licensing했다고 가정하자. 그렇다면 발명가는 완제품업체, 소매업체 또는 소비자를 상대로 특허침해소송을 제기할 수 있을까? 만일 ‘특허소진론(特許消盡論)’이라는 제도가 없을 경우의 이론적 정답은 ‘물론 그렇다’이다.

왜냐하면 발명가는 완제품업체에게 자신의 발명을 구현한 부품을 구입해 완제품을 제조하도록 별도로 허락한 적이 없고, 소매업체에게 상기 완제품을 구입해 판매하도록 별도로 허락한 적도 없으며, 소비자에게 상기 완제품을 구입해 사용하도록 별도로 허락한 적이 없기 때문이다. 따라서 발명가는 이론적으로는 자신의 허락 없이 특허를 실시한 완제품업체, 소매업체, 소비자들을 상대로 특허침해 소송을 제기할 수 있다.

하지만 이러한 발명가의 권리 행사는 관련 제품의 유통은 물론 상기 제품의 상업적 이용에 막대한 장애를 초래할 것이다. 이러한 비효율에 따르는 부작용을 최소화하기 위해 특허제도가 운용하는 특별한 규칙이 바로 특허권자의 독점권을 단 1회로 제한하는 ‘특허소진론’이다.

라이센스 제품 또는 서비스… 특허권자의 권리 소진

특허소진론은 영어로는 “doctrine of patent exhaustion”이라고 지칭하며, 특허권자가 특별한 제약 조건 없이 특허를 licensing했을 경우, 상기 license를 이용해 구현한 제품 또는 service에 대한 특허권자의 권리는 소진된다는 이론이다.

특허소진론을 적용할 경우의 침해 가능성

특허소진론에 따라 발명가는 자신의 특허를 구현한 제품이나 service에 대해 딱 한 번만 보상 받을 수 있다.

따라서 발명가가 특별한 제약 조건 없이 부품업체에게 자신의 특허를 licensing했을 경우, 상기 license에 따라 ▲부품업체가 제조한 부품을 구입해 조립하는 완제품업체 ▲완제품을 구매하는 도매업체 ▲이를 다시 구입하는 소매업체 ▲이를 구입해 사용하는 소비자 등은 발명가와 별도의 license 계약을 체결하지 않고도 상기 제품을 자유로이 이용하거나 처분할 수 있게 된다.

특허소진론에 의해 우리는 특허로 보호받는 부품을 수십 개, 수백 개, 수천 개나 포함하는 전자제품이나 자동차를 상점에서 구입한 후, 발명가들로부터 소송당할 걱정 없이 사용할 수 있는 것이다.

심영택 한국뉴욕주립대 교수, Firstface 공동대표

Baby-boom 세대의 절정인 1957년 서울에서 태어난 저자는 유명한 발명가가 되기 위하여
서울대학교 공과대학과 한국과학원(현 KAIST의 전신)에서 화학공학을 공부했고, 미국 Johns Hopkins 대학교와 Duke 대학교에서 의공학을 공부했다.

박사학위 취득 후 모교인 Duke 대학교 공과대학에서 연구교수로 근무하던 저자는 특허 2건을 출원하며 ‘바가지’를 톡톡히 쓰고 말았다. 이에 저자는 자신이 직접 특허를 쓰기 위해 만 38세에 다시 Duke 대학교 Law School에 진학하여 법학을 공부했으며, 미국 변호사 자격증 취득 후에는 미국 Boston, Silicon Valley의 유수 특허 law firm에서 특허변호사로 근무했다.

2006년 10월 저자는 21년 반의 미국 생활을 접고 영구 귀국했으며, 저자의 40년 지기이자 지금은 고인이 된 홍국선 교수의 권유로 서울대학교 산학협력재단 본부장으로 근무하게 되었다. 2008년 4월 저자는 자본금 5조 원의 세계 최대 특허관리업체(특허괴물?)인 Intellectual Ventures가 서울에 설립한 “Intellectual Ventures Korea” 초대사장으로 근무했으며, 2009년 10월부터 서울대학교 법학전문대학원에서 초빙교수로 근무하며 미국특허제도 및 특허 사업화 등을 강의했다.

2015년 9월 저자는 software 전문 스타트업인 ‘Firstface’에 공동대표로 합류했으며, 2016년부터는 인천 송도의 한국뉴욕주립대학교(SUNY Korea)에서 정교수로 근무하며 발명, 창업 및 기술 사업화 등에 대한 강의는 물론 이의 실질적 구현에도 계속 정진할 계획이다.