해외 시장에서 효율적인 특허권리화 및 포트폴리오 관리를 통한 비용절감 이슈는 기업 특허 담당자들의 최대 고민이자 관심사이다. 이를 위해 일본 ‘JP IP business journal’ 최신호는 ‘데이터 분석을 활용한 지속가능한 미국특허 권리화 실무의 효율화’라는 주제로 미국 실리콘밸리 ‘KENJA IP Law PC’ 법률사무소 사와다 타츠야(Tatsuya Sawada) 최고운영책임자의 인터뷰를 게재했다. 미국 로펌들은 효율적인 특허 권리화를 위해 어떻게 데이터를 분석하고 활용하는 지에 대해 들어본다. <편집자>

Q. 법률사무소가 데이터 분석 및 활용을 도입한 이유는?.

KENJA IP는 2014년 10월 미국 실리콘밸리에 설립된 특허법률사무소이다. 후발주자로서 고객을 확보하기 위해서는, 대형사무소와 차별화가 필요했다.

사와다 타츠야 ‘KENJA IP Law PC’ 법률사무소 최고운영책임자

최근 미국 프로 스포츠계에도 통계적 분석이 전략 수립에 적극 활용된다. 예를 들면, 농구에서는 3점슛이 많이 사용되는데, 이는 확률 50%인 미드레인지의 2점슛을 쏘는 것보다도 확률 40%인 3점슛을 쏘는 것이 득점획득의 기대치가 높다는 점에 기반을 둔다.

사와다 타츠야(Tatsuya Sawada)는 일본 변리사이자 미국 Patent Agent로 미국 실리콘밸리에 위치한 ‘KENJA IP Law PC’ 법률사무소의 최고운영책임자(COO)로 일한다. 그가 운영하는 KENJA는 데이터 분석을 활용해 고객에게 최적의 특허권리화를 지원하는 것으로 유명하다. PatentAdvisor 로펌 분석에서도 KENJA는 전미 특허건수 Top5 중, 경쟁 사무소와 비교해 5포인트 이상 높은 평가를 받았다.

특허 권리화 실무에서도 데이터 분석을 적용할 수 있지 않을까 하는 차원에서 글로벌 특허DB 분석업체 LexisNexis의 PatentAdvisor가 제공하는 통계적 데이터를 활용해왔다.

그 결과, 높은 특허허여율과 심사기간 단축을 달성하는 동시에, 고객들도 미국 특허출원 비용을 크게 절감할 수 있었다는 평가를 받았다. 그리고, 인공지능(AI)을 이용한 미국 특허사무소 품질평가에서도 화학 부문 2위, 전체 24위에 올랐다.

Q. 미국 특허심사 실무에서 자주 발생하는 문제는?

일본 출원인들에게 “미국특허청(USPTO) 심사관은 기술을 이해하지 못하고 관련성이 적은 문헌을 인용하는 경우가 많다”라던지, “명세서를 읽으면 청구범위 내용을 쉽게 이해할 수 있을텐데 심사관이 명세서를 읽는 것 같지 않다”라는 등의 불만을 자주 듣는다. 분명히 그런 심사관이 있다는 것도 부정할 수는 없지만, 한편으로는 출원인이 미국 심사실무를 이해하지 못하고 있는 경우도 많다.

사례를 들면, 한 출원인은 해외출원을 위해서는 PCT를 이용해 JPO가 작성한 국제조사보고 결과, 독립청구항에 신규성이 인정되지 않는 경우에는 신규성이 있는 종속항을 독립청구항에 도입하는 보정을 국제단계에서 진행한 후에 각국에 이행을 실시한다는 사내규정을 수립했다.

그 결과, 미국 이행 후에 102조(신규성) 위반을 이유로 거절되는 경우는 드물 것으로 예상했지만, 실제로는 해당 규정이 도입된 후에도 미국 이행 출원의 약 50%가 102조 위반으로 거절이 통지됐다.

USPTO가 독자적으로 발견한 문헌에 근거해 거절되었다면 해당 출원인도 납득을 했겠지만, USPTO가 102조 위반의 근거로 삼은 선행기술문헌의 3분의 1은 국제조사보고서에서 Y문헌 또는 A문헌으로 인용되었던 문헌이다. 즉, USPTO는 JPO가 ‘신규성 있음’이라고 판단한 문헌을 유용해 ‘신규성 없음’으로 결론을 내린 것이다.

Q. 미국(USPTO)과 일본(JPO) 특허심사에서 차이가 발생하는 이유는?

신규성 판단기준 자체는 일본과 미국에서 거의 공통되기 때문에, 원래는 같은 문헌과 같은 청구범위를 이용하면 같은 결과가 나올 것이다. 그런데도 차이가 생기는 것은, 미국에서의 청구범위 해석이 Broadest Reasonable Interpretation(BRI;가장 넓은 합리적인 해석)기준으로 이루어지고 있기 때문이다.

BRI(Broadest Reasonable Interpretation) 기준: 미국 특허청 심사에 사용되는 기준으로, 청구범위에 기재된 용어를 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의 관습상, 가장 일반적인 의미로 해석해 합리적으로 청구범위를 해석하되, 청구범위에서 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로 하고 있는 경우 이를 반영해 청구범위를 해석하는 기준이다.

이 외에도, 미국 특허심사는 ‘명세서의 기재는 원칙적으로 참작되지 않는다’ ‘용도한정은 발명 특정사항으로서 고려되지 않는다’ ‘작용적 기재는 그 작용을 소극적으로 생기는 구성까지 포함하는 것으로 해석된다’ ‘조성물 등의 물성한정은 조성이 동일하다면 필연적으로 충족할 것이라고 추정된다’ 등의 관점에서 일본 실무와는 다르다.

따라서 앞의 사례와 같이 출원인이 의도한 것 이상으로 널리 클레임이 해석되어, JPO가 ‘신규성 있음’이라고 한 문헌을 사용해 USPTO는 신규성을 거절해오는 일이 발생할 수 있는 것이다.

Q. 출원인 차원에서 개선해야 할 문제점은?

BRI 기준에 적합한 청구범위가 아니면, 출원인이 의도한 내용과 심사관의 해석 사이에 차이가 생겨, 최초 거절이유에서 출원인 관점에서는 관련성이 낮다고 생각되는 문헌이 인용된다. 그리고, 이 거절이유에 대한 답변에서는 양쪽의 의견을 일치시키기 위해 청구범위를 보정하거나, 심사관을 설득시키는 작업에 매몰돼 실질적인 특허성 심사는 두번째 거절이유부터 이루어지기 십상이다.

이로 인해, 첫번째 거절이유에 대한 답변비용 뿐만 아니라, 두번째 거절이유에 대해 보정을 하기 위해 필요한 계속심사청구(RCE) 비용도 발생하게 되어, 전체 권리화 비용 증가로 이어진다.

RCE (Request for Continued Examination): 미국 계속심사청구 제도를 말한다. 출원에 대해 최종거절통지가 있는 경우에도 필요한 서류를 제출하고 수수료를 납부하면 그 출원에 대한 계속심사를 받을 수 있도록 한 절차이다. 1999년 특허법 개정 시에 신설되어 2000년 5월부터 시행됐다.

A사 및 B사의 동일 기술분야 거절 이유 경향 분석 *출처: LexisNexis PatentAdvisor

청구범위가 미국 실무에 적합한지는, 최초 거절이유에 대한 근거 조문의 경향을 통계적으로 조사함으로써 추정할 수 있다. 예를 들면, 위 그래프는 일본 출원인 A사 및 B사가 동일 기술분야에서 최초 거절된 이유의 근거조문 경향과, 해당 기술분야 Technology Center(TC:심사국) 전체에서의 빈도를 나타낸다.

이 그래프를 통해 알 수 있듯이, A사는 102조의 거절이유를 많이 받고 있다. 여기서 ‘BRI기준에 청구범위 표현이 대응하고 있지 않다’ 또는 ‘출원 시에 선행기술조사가 불충분하다’ 등의 이유를 생각할 수 있다. 또 B사는 102조・103조 모두 심사부(TC) 평균 이하로 되어 있는데, 112조의 거절사유가 눈에 띤다. 이에 대한 원인으로, 번역 수준의 문제가 의심된다.

이러한 분석을 정기적으로 실시해, 해외출원 명세서 작성자나 번역자에게 피드백을 제공할 수 있다. 미국 출원 후에 BRI기준에 적합한 청구범위로 예비 보정함으로써, 불필요한 거절이유를 받을 가능성을 줄이고, 권리화 실무에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있는 것이다.

Q. 반대로, USPTO 심사관에게 문제가 있다면?

USPTO에서 심사를 경험한 대다수는 어느 심사관에게는 유효했던 답변 수단이 다른 심사관에게는 통용하지 않는 등, 심사관의 판단기준에 큰 차이가 있다는 것을 실감하게 된다. 이는, 미국은 개인주의가 강하고, 심사관 대부분이 개인 집무실이나 재택근무를 하고 있어 다른 심사관과 교류할 기회가 거의 없기 때문으로 보인다.

일례로, 우리 사무소가 동일한 시기에 진행한 4건의 출원 사례를 살펴보자. 해당 출원 건들은 동일 심사실에 소속된 각각의 심사관이 담당했다. 이들 심사관의 난이도는 아래와 같다.

4명의 심사관 난이도 *출처: LexisNexis PatentAdvisor

그래프 상의 숫자가 심사관의 난이도를 나타내는 ETA(Examiner Time Allocation)이고, 아래의 숫자는 특허허여율을 의미한다. 초록색, 노란색, 빨간색은 개별 심사관의 난이도(easy, average, difficult)로, 띠의 길이가 해당 심사실에서 각 난이도의 심사관 분포율을 나타낸다. 해당 심사실에서는, 절반에 가까운 심사관이 easy, 절반에 조금 넘는 심사관이 average이고, difficult한 심사관은 거의 없는 것으로 나왔다.

PatentAdvisor ETA(Examiner Time Allocation) : USPTO 심사관의 난이도를 0.1에서 99의 수치로 나타내는 독자적인 평가지표다. LexisNexis가 개발한 독자적인 알고리즘으로 ETA 수치가 커질수록, 심사 과정이 길어질 가능성이 높다. 특허허여율과 비교해 심사에 소요되는 시간 및 어려움을 판단하는데 유용하다.

모든 출원에 대해 거절이유통지를 받아 인용문헌과 구별이 명확해지도록 청구범위를 보정한 후에 답변서를 제출했다. 그 결과, easy에 랭크되어 있는 심사관이 담당한 2건(①과 ③)에 대해서는 허가통지가 발행됐으나, average에 랭크되어 있는 심사관이 담당한 2건(②와 ④)에 대해서는 최후거절이유통지가 발행됐다.

실제로 ②번 심사관의 특허허여율은 69.5%로 낮은데다, ETA도 3.1로 다른 3명보다 높은 반면, ④번 심사관의 특허허여율은 75.8%로 비교적 높다. 또한 심판에서의 출원인 승률을 PatentAdvisor에서 조사한 결과, ②번 심사관에 대한 심판에서의 청구인 승률이 83.3%로 높았다. 여기에 심판부로 사건 이송(Appeal forwarding)전에 심사에 환송된 건이 절반 이상으로 나타났다.

이 같은 데이터를 바탕으로, ②번 출원에 대해서는 심판으로 가져가는 것이 유리하다고 판단해, 심판청구와 동시에 Pre-appeal brief conference를 제출해 ④번 출원에 대해서는 추가적으로 청구범위를 보정한 후에 RCE를 제출했니다.

이러한 대응의 결과, ②번 출원은 Pre-appeal brief conference 단계에서 심사로 환송여부가 결정되어 보정을 하지 않고 RCE를 진행하는 것보다도 낮은 비용으로 거절이유를 극복할 수 있었다. 그리고 ④번 출원은 허가를 받아야 했지만, 종속항 중 하나로 특허성이 인정됐기 때문에, 다음 답변에서 해당 청구범위의 한정사항을 독립항에 도입시켜 허가를 얻었다.

Q. USPTO 심사관은 어떤 유형으로 분류할 수 있나?

심사관은 최초거절이유 기안 시에 명세서까지 읽어 발명을 이해하고, 예상되는 보정까지 고려한 후에 선행기술조사를 진행하는 유형과, 심사를 진행하면서 출원인이 제출한 답변서의 내용도 고려해 발명의 이해를 심화시키는 유형 등 크게 두가지로 나눌 수 있다.

전자는 앞서 말한 ①번과 같이 ETA가 낮은 심사관에 해당하는 경향이 있으며, 거절이유발행 시에는 명세서 내용도 정밀하게 조사한 후에 최종적으로 해당 출원을 허가해야 할지 거절해야 할지에 대해 일단 판단을 내리고 있는 것으로 생각되며, 인터뷰를 실시하면 잘못된 점을 시사해 주기도 한다.

그러나, 이러한 유형의 심사관은 심사를 오래 끌어도 상황 호전은 별로 기대할 수 없기 때문에, ETA를 넘은 시점에서 분할・계속출원이나 심판 등 방향전환을 고려한다.

후자에는 앞서 말한 ④번과 같이 ETA는 높지만 최종적인 허여율은 비교적 높은 심사관이 많으며, 이러한 유형의 심사관은 생각이 정리되어 있지 않기 때문에, 인터뷰를 실시하면 “출원인의 주장은 이해했다”, “제시한 거절은 극복되었다”라고 하다가 나중에 전혀 다른 문헌을 인용해 새로운 거절이유를 통지해오는 경우가 있다. 이러한 경우에는, 심사관과 끈질기게 협상하는 것이 상책이다.

이 외에도 그래프에서 빨간색(difficult)으로 분류되는 ETA가 극단적으로 높은 심사관도 있다. 이 유형의 심사관은 특허허여율도 낮은 경우가 많고, 대리인을 괴롭힌다. 특정 심사실에는 difficult 심사관 점유율이 높고, 미국 실무가들로부터 지옥의(hell) 심사실이라고 야유를 받기도 한다.

각 심사실의 평균 ETA나 심사관 난이도 분포는 조사 가능하며, 각 심사실이 담당하는 기술분야도 공표되어 있기 때문에, 요약이나 독립청구항에 사용할 용어를 신중하게 선정해 어려운 심사실에 할당되지 않도록 궁리하는 미국기업도 있다.

Q. USPTO 방침으로서 출원인이 알아 두어야 할 점은?

2014년 연방대법원이 내린 이른바 앨리스 판결에 의해, 101조가 규정하는 ‘발명의 특허적격성 기준’이 엄격해진 것은 누구나 아는 사실이다. 2019년에 가이드라인이 나올 때까지 심사는 매우 혼란스러웠다. 한때는 판례 등의 분석에서 유효하다고 여겼던 보정이나 반론이 반년 후에는 새로운 고등법원을 참조해 거절당하는 일이 종종 발생해, 많은 곤란을 겪었다.

어떤 출원에서는 최신 고등법원 판결을 인용해 특허적격성을 부정하는 거절이유가 나왔다. 그 시점에서는 정보가 부족해 어떤 식으로 고등법원 판결을 답변서에 반영해야 할지 알 수 없는 상황이었다. 결국, 답변기한 직전까지 동일한 판결을 인용해 거절된 출원 심사동향을 조사한 결과, 본출원과 동일 심사실에서 2건의 허가통지가 발행된 사실을 확인했다.

그래서 이들 출원의 답변서를 분석하고, 허가를 이끌어 낸 포인트를 찾아 반영함으로써 무사히 허가를 받을 수 있었다. 이런 상징적인 안건은 단일 사무소나 개인이 경험하기에는 한계가 있다. 특히 본건과 같이 새로운 기준이 도입된 경우에는, 경력이 오래된 실무자라도 대응에 고심하는 경우가 많다.

LexisNexis PatentAdvisor 화면 모습

이른바, 거절이유에 대한 대규모 지식기반을 가진 USPTO의 높은 장벽을 우리 KENJA IP 사무소는 데이터 분석 기반의 PatentAdvisor를 활용해 효율적인 특허권리화 전략을 수립함으로써, 높은 허여율을 얻는데 성공했다.

LexisNexis PatentAdvisor : 미국 특허권리화의 ROI 향상을 실현하는 분석솔루션이다. 독자적인 평가 알고리즘으로 심사관 유형을 수치화 및 분류해준다. 담당 심사관의 과거 행동에 주목해 최적의 거절답변 선택지를 제공한다. 자사 포트폴리오 분석 및 관리를 지원하는 동시에 경쟁사 분석 및 법률사무소 평가도 확인 할 수 있다. 심사서류는 OCR처리되어 있어 거절을 뒤집는 증거 발견도 가능하다.

이 같은 데이터 활용의 유효성은 수치적으로도 증명된다. 권리화 실무에서 데이터 분석 및 활용은 향후 더욱 중요시될 것이다. 또한 거절받는 횟수가 적으면, 제출해야 하는 답변서 수도 필연적으로 줄어든다. 이는 금반언(禁反言) 리스크를 줄이는 것이므로, 권리행사의 관점에서도 훨씬 효율적인 방법론이다.

주상돈    newsdjoo@gmail.com