이태영 변리사 (특허법인 서한)

바야흐로 지식재산권 시대이다. 이제 비즈니스를 하는 사업가라면 누구나 특허 등 지식재산권을 확보해야 한다. 지식재산권은 회사의 무형적 자산일 뿐만 아니라 타인의 모방을 방지할 최소한의 방어책이기 때문이다. 하지만, 대부분 사업가들은 새로운 제품이나 서비스를 개발했을 때 지식재산권 확보를 위한 전략적 접근이 미흡한 실정이다. 지식재산권 포트폴리오 구축에 관한 기술적인 전략을 제시한다. <편집자>

이태영 변리사

이전 칼럼에서 질레트사가 플렉스볼 기술에 대해 IP 포트폴리오를 구축한 사례를 살펴보았다. 이번 칼럼에서는 차세대 신제품이 개발되었을 때 핵심 특허 확보를 위한 최초 특허출원 전략에 대해 살펴본다.

특허 명세서에 ‘신제품에 대한 모든 스펙’을 포함하라

자신이 회사 IP 담당자라고 가정해 보자. 회사에서 비즈니스의 핵심이 되는 차세대 신제품이 개발된 상태이다. 신제품에서 특허화 가능한 아이템이 아래와 같이 발견되었다고 가정해보자. 여기서 아이템은 신제품에 포함되는 세부 부품이라고 생각해도 좋다.

차세대 신제품의 특허화 가능한 아이템

특허화 가능한 아이템이 4개 발견되었기 때문에 IP 담당자는 자연스럽게 특허 4개를 출원해야 한다고 생각하게 된다. 맞는 말이지만 핵심 특허 포트폴리오 확보를 위해서는 좀 더 디테일한 부분을 신경 쓸 필요가 있다. 특허 4건을 진행하더라도 특허 명세서를 어떻게 작성하는 것이 좋을까?

핵심 특허를 확보하기 위해서는 아래 도면과 같이 발명의 상세한 설명에 신제품에 포함되는 모든 아이템들을 포함하여 특허 출원을 하는 것이 바람직하다. 실제 글로벌 대기업의 경우 신제품에 대한 특허를 분석하다 보면 발명의 상세한 설명은 동일한데 청구되는 발명의 대상이 되는 아이템들만 다른 사례를 쉽게 발견할 수 있다.

각 아이템에 대한 특허 명세서 작성 방법

분할출원을 통한 ‘발명 주제의 유연한 변경‘을 가능하게 하라

이렇게 특허 출원을 하는 경우 발명의 상세한 설명이 매우 길어지는 단점이 있지만 추후 특허 포트폴리오 확보에 매우 유연성을 확보할 수 있게 된다. 가장 큰 장점으로 들 수 있는 것은 추후 분할출원 전략을 활용할 때 서로 다른 아이템으로 발명 주제를 변경할 수 있는 기회를 갖을 수 있다는 것이다. 이러한 발명 주제의 변경을 하는 예시를 도시하면 아래와 같다.

분할출원 전략 활용 시 발명 주제의 변경 예시

분할출원(divisional patent application): 하나의 특허출원(원출원)에 2개 이상의 발명이 포함된 경우 원출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 그 일부를 나누어 별도로 출원하는 전략이다.

상기 도면에 도시된 바와 같이 각각의 아이템들에 대하여 각각 분할출원을 통하여 포트폴리오를 구축할 때 어느 순간에는 특정 아이템 특허에 대한 분할 출원을 종결하는 시점이 도래하게 된다.

예를 들어 위 도면과 같이 특허 2에 대해 두 번째 분할출원까지 한 후에 특허 계속 중 상태가 종결된 경우 경쟁사가 아이템 2에 대한 회피 설계 제품을 판매하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우에는 아이템 1에 대한 특허 1의 두 번째 분할출원 특허1-2를 기초로 경쟁사 제품에 매칭시켜 아이템 2에 대한 세번째 분할 출원을 할 수 있는 기회를 가질 수 있는 것이다.

또한 발명의 상세한 설명에 신제품의 모든 아이템을 포함하여 출원하는 경우 추후 진보성 거절에 대응하여 청구항을 보정할 경우에 유연성을 확보할 수 있으며, 추후 분할출원을 통하여 권리범위의 확대 또는 축소시에도 발명 주제의 선택에 있어 유연성을 확보할 수 있다.

물론 기본적으로 각 아이템에 대하여 강력한 특허 포트폴리오를 확보하기 위해서는 최초 출원시에 복수의 특허를 출원하는 병렬 특허 출원전략을 구사할지 아니면 최초 하나의 특허 출원을 한 후에 추후 심사 경과에 따라서 분할 출원을 하는 전략을 구사할지는 발명의 구체적인 내용과 비즈니스 상황에 따라 전략적으로 결정해야 한다.

핵심 특허에 대한 특허 명세서는 최대한 자세하게

특허 포트폴리오 확보를 위한 핵심 특허는 최대한 상세한 설명을 자세하게 작성할 필요가 있다. 위에서 설명한 전략도 결국에는 발명의 상세한 설명이 풍부하였기에 가능한 전략이다. 핵심 특허에 대해서는 각각의 세부 아이템 즉, 모든 부품에 대한 모든 설명을 포함하는 것이 바람직하며, 각각의 세부 아이템에 대해서도 다양한 실시예를 포함하여 설명을 기재하는 것이 바람직하다.

물론 모든 특허를 이러한 전략으로 진행해야 한다는 것은 아니다. 핵심 특허가 아닌 특허에 대해서는 특징이 되는 기술에 포커싱한 특허 명세서를 작성하는 전략을 취할 수 있다. 하지만 중요한 것은 이러한 포트폴리오 전략을 미리 구축한 상태에서야 각각의 발명의 권리화시 유효 적절한 전략을 활용할 수 있다는 것이다.

이태영 변리사 (특허법인 서한) tylee@seohanip.com

주요 활동

중소 및 대기업 생활가전, 통신, 단말UI, 로봇, BM 특허출원
중소기업간 무효심판/정정심판 및 영업비밀침해소송 대리
유럽 특허침해소송, 무효소송 및 협상 대응(독일/프랑스)
미국 특허침해소송, 무효심판(IPR), ICC 중재재판 및 협상 대응

주요 학력 및 경력

한국과학기술원 지식재산대학원 석사 (2020)
Northwestern University LL.M. 수료중 (현재)
제45회 변리사 시험 합격 (2008)
세림특허법률사무소 (2009~2010)
㈜도루코 사내변리사 (2014~2019)
특허법인 서한 파트너변리사 (2020~)