이종기 변리사 (중국 China Science(中科) 특허법인)

#원고의 저작품(그림 A)은 DSM Dyneema B.V 사가 Ten International B.V 광고회사를 통해 1986년에 창작한 것이다. 이 작품은 당시 이미 존재했던 Dyneema 표장과 선을 결합했으며, 특수 겔 방적처리 후의 실의 형태를 형상화했다. 직선이 아닌 혼합형 선 모양으로 섬유의 응결양식을 반영한 것으로 독창성이 있으며 저작권법상의 미술작품을 구성하고 있다. 이에 중국 최고인민법원은 원고가 제출한 증거로 볼 때 해당 작품이 쟁의상표(그림 B) 전에 사용되고 잡지 광고에도 이 도안작품이 언급된 점 등으로, 쟁의 상표는 원고의 저작권을 침해한 것으로 판단했다.

#이에 반해 피고의 쟁의상표(그림 B)는 도형과 문자로 구성되고, 중문 “珍美惠”은 쟁의상표에서 현저한 식별작용을 하고 있다. 쟁의상표와 선권리가 있다고 주장하는 작품(그림 A)을 비교하면, 문자구성이 매우 달라, 이들이 실질적으로 유사하다고 판단하기는 어렵다. 이에 중국 최고인민법원은 원고가 저작품에 대한 선저작권을 가지고 있다는 하더라도, 쟁의상표는 선권리를 침해하지 않는다고 판결했다.

자신이 공들여 만든 독특한 문자나 캐릭터, 도형 등의 작품을 중국에서 누군가가 허락없이 상표로 출원했을 경우에 이를 제지할 수 있을까?

이종기 변리사

중국 상표법 제32조는 상표출원이 타인의 기존 저작권에 손해를 끼쳐서는 안된다고 규정하고 있다. 따라서 타인이 자신의 독창성이 인정되는 작품을 모방하여 상표를 출원했다고 하면 저작권 침해를 이유로 상대방 상표 등록을 저지하거나 등록상표를 무효시킬 수 있다.

분쟁상표의 등록이 타인의 선 저작권을 침해하는지 여부는 (1) 관련된 저작물은 저작권법의 보호 대상이어야 함 (2) 분쟁상표와 타인의 선저작권의 저작물이 동일하거나 실질적으로 유사해야 함 (3) 분쟁상표 등록 전에 타인이 이미 먼저 저작권을 향유해야 하고, 분쟁상표 출원인이 타인의 저작물과 접촉했거나 접촉했을 가능성 등 세부적인 사항을 고려해야 한다

상표권이 저작권을 침해하는 요건은?

먼저, 선권리의 작품이 저작권을 향유한다고 주장함에 있어 가장 중요한 것은 작품이 저작권이 요구하는 독창성을 가졌느냐 여부이다. 중국 저작권법 실시조례 제2조에는 “저작권법에 언급된 저작물은 문학, 예술 및 과학 분야에서 독창성을 갖고 있고 어떤 유형의 형태로 복제될 수 있는 지적 성과를 가리킨다.”고 규정되어 있다.

상표권과 저작권 : 상표권은 반드시 상품이나 서비스를 전체로 하는 것과는 달리, 저작권은 모든 문학, 예술, 과학 분야에서의 독창적인 표현을 보호한다. 즉, 상표권이 충돌할 경우, 상표 자체의 유사성 이외에 사용하는 상품, 서비스업의 유사여부 및 관련성, 소비자 혼동여부 등을 고려해 권리침해 여부를 판단한다. 그러나 저작권의 보호범위는 상품, 서비스에 관련되지 않으며 작품 자체에 대해서만 심사, 판단하면 된다. 따라서 저작권의 보호범위는 상표권보다 더 넓으며, 권리자는 그 선행 저작권에 의하여 누구든지 어떠한 상품이나 서비스에 있어서 저작권을 향유하는 저작물의 표절과 모방을 저지할 수 있다.

여기서의 독창성은 저작물의 표현 형식을 의미하며, 작품사상이나 관점 그 자체의 독창성을 말하는 것이 아니다. 즉, 저작권법은 문자, 음악, 미술 등 각종 유형의 형식으로 아이디어의 구체적인 표현을 보호하는 것이며, 저작물의 표현 형식은 저자에 의해 독립적으로 이루어져야 하며 타인의 선 작품의 표현형식과 달라야 한다.

Case Study/ 상표권과 저작권 충돌 판례

#저작품(그림 A)은 알파벳 ‘b’와 ‘o’, 그리고 바코드가 한 세트로 구성되어 있는데, 알파벳 ‘b’와 ‘o’는 그 구성이 간단하고, 바코드는 전체에서 아주 작은 부분을 차지한다. 이는 흔한 도안으로 볼 수 있어, 전체적으로 이 작품은 저작권법에서 보호하고자 하는 고도의 창조성에 도달하지 못해 저작권법상의 작품으로 보기 어렵다. 따라서 쟁의상표(그림 B)의 출원이 저작권에 손해를 가한 것이라 볼 수 없다. 이에 북경시 고급인민법원은 “비록 쟁의상표 출원일 보다 먼저 저작권등록을 하였으나 이 저작물이 저작권법 상의 보호대상인 독창적인 저작물에 해당한다고 보기 어렵다”고 판결했다.

독창성 있는 상표… 저작권 보호의 객체

독창성 있는 상표 사례
독창성 없는 상표 사례

상표는 상품의 출처를 나타내는 현저성이 있으면 되지만, 저작권은 독창성을 요구한다. 일반적으로 독창성 있는 상표는 대부분 저작권 보호의 객체가 될 수 있다. 예를 들어, 위쪽 그림과 같은 상표들이다.

그러나 단순한 도형, 자모 등 독창성이 결여된 것은 저작권법으로 보호되는 작품에 속하지 않는다. 예를 들어 오른쪽 그림과 같은 상표 등은 독창성이 결여되어 저작권 보호 객체가 될 수 없다.

상표의 경우 상품 또는 서비스의 특성을 나타내는 문구, 광고선전 용어는 일반적으로 현저성이 없어 등록 받을 수 없다. 그러나 저작권에서는 독창성 있는 광고문구도 여전히 저작권으로 보호받을 수 있다.

독창성 판단 이외에, 법원은 저작권법 규정에 따라, 신청인이 작품의 저작권을 향유하느냐에 대해 판단을 진행한다. 이 경우 신청인이 작품을 창작 완성했다는 증거에 대해 입증을 해야 한다. 저작권 등록증서, 작품 초안, 위탁창작계약 등의 내용은 자신이 권리자임을 증명하는 것이다.

Case Study/ 상표권과 저작권 충돌 판례

#저작품 ‘awc'(그림 A)는 통상적인 영문자 글자체가 아니며, 그것은 전문적인 디자인을 거쳐 이미 공유영역의 표현과는 구별되는 일정한 독창성을 갖고 있어, 저작권법의 보호를 받는 미술저작물에 해당된다. 따라서 북경시 고급인민법원은 “저작권자가 제출한 증거에서 분쟁상표(그림 B) 출원일 전에 해당 작품이 창작이 완성되었고 공개발표 되었음을 증명하고 있으며, 쟁의상표와 이 작품은 완전히 동일하여 피고의 행위는 원고의 저작권을 침해했다”고 판결했다.

선저작권 작품을 접촉했을 가능성은 어떻게 증명하나?

다음으로, 분쟁상표 등록 전에 타인이 이미 먼저 저작권을 향유해야 하고, 분쟁상표 출원인이 타인의 저작물과 접촉했거나 접촉했을 가능성이 있어야 하는데, 접촉했거나 접촉했을 가능성과 관련하여 다음 사항을 통해 판정해야 한다.

만약 저작권 작품이 강한 독창성을 갖고 있다면, 상표권 소유자가 독자적으로 유사 또는 실질적으로 유사한 작품을 독자적으로 창작했을 가능성은 낮다. 합리적 해석이나 반대 증거가 없다면, 분쟁상표 소유자가 선저작권 작품을 접촉했거나 접촉했을 가능성이 있다고 추정할 수 있다.

저작권 작품을 장기간 사용했고 지명도가 있다면 쟁의상표 소유자가 저작권 작품을 접촉했을 가능성을 판단한다. 만약 분쟁상표의 소유자와 저작권자 간에 비즈니스 관계, 예컨대, 계약관계, 고용관계 혹은 주주관계 등이 존재한다면, 이러한 비즈니스 관계는 쟁의상표 소유자가 저작권 작품을 접촉했을 가능성이 있다고 판단한다.

이종기 변리사 aroma4275@naver.com

이종기 변리사는 부산대 법학과를 거쳐 중국사회과학원(법학석사)을 졸업했다. 특허청 국제협력과, 상표심사과, 특허심판원(상표심판관), 중국 국가지식산권국(특허청) 파견관, 특허청 국제상표출원심사팀(마드리드 심사관) 등을 거쳐 현재 중국 China Science 특허법인에 재직중이다. 주요 저서로는 “중국상표톡톡”(한국 출판) “国外专利实务(해외특허실무)” “韩国商标法(한국상표법)”(이상 중국에서 출판) 등이 있다.