이진수 변리사

스타트업 창업 후 시제품을 제작하는 것은 비즈니스 성공을 위한 필수 단계다. 그러나 시제품 제작 및 의뢰와 시연이 자칫 특허요건을 스스로 훼손할 수도 있다. 따라서 국가별 특허 제도의 차이에서 오는 유의점을 충분히 인식해야 정확한 의사결정을 할 수 있다. 이런 차원에서 기업 비즈니스 현장에 필요한 시제품 제작 및 특허 전략 수립 방안에 대해 살펴보자.

시제품(prototype)으로 인한… 신규성 상실과 경쟁자의 선출원 위험

이진수 변리사

투자자나 고객이 발명품의 경쟁력을 감각적으로 느끼기 위한 것으로 시제품(prototype) 만큼 좋은 것은 없다. 시제품은 투자자들에게 그 발명품이 제대로 작동한다는 것을 확신시키는 중요한 수단이고 당신의 아이디어에 어떻게 투자하고 협력할지를 알려주는 선생님이다.

투자자와 고객에게 과학적 또는 기술적 원리가 얼마나 뛰어난 것인지는 그리 중요하지 않다. 특허제도 역시 이론적 또는 학문적 원리가 아니라 산업상 유용한 구체적인 아이디어를 보호하도록 설계되었다 .

특허법에서 산업이란 재화를 생산하는 경제활동 또는 그 주체를 말한다. 이 점에서 특허제도의 보호대상이 되기 위해서는 산업에 상업적으로 이용될 수 있는 아이디어 수준에는 이르러야 한다.

보고서 표지

또한 시제품 제작과정은 당신의 아이디어를 실용적으로 구체화하고 완성시키는 데에도 유용한 선결과정이다. 시제품은 그동안 자신이 개발한 발명에 대하여 투자자나 잠재 고객 들이 시제품을 통하여 가치 있는 피드백을 받을 수 있는 기회의 장을 만든다.

따라서 시제품을 만들어 설계리뷰(design review)를 받는 과정은 사업의 성공을 위해서도 매우 중요하지만 특허적으로도 다양한 차단전략(blocking strategy)을 수립하고 시행하는 데도 중요하다.

그러나 시제품을 제작하거나 제작을 의뢰하는 행위나 투자자나 잠재 고객에게 시연하는 행위는 특허법상 신규성 상실이나 경쟁자의 선출원을 야기할 수 있다는 점에서 특허적으로 치명적인 약점을 드러낼 수 있다.

시제품(prototype)… 왜 만들어야 하나?

소비자가 피부로 느끼기 위해서는 단지 아이디어의 도출에 머물러서는 안되고 반드시 시제품을 만들어 봐야 한다. 최소한 투자자들이나 동업자와 같은 미래의 협력 파트너들에게 시제품이 실제로 작동 가능하다는 것을 증명해야 한다.

그러나 이러한 과정에서 자신의 아이디어 발명이 유출되면 시장에 진입할 때 쯤에 이미 레드오션(Red Ocean )이 되거나 시장의 독점력이 심각하게 훼손되는 경우가 많다.

따라서 다양한 안 전장치가 필요하다. 인간이 고안한 최상의 안전장치는 바로 특허제도이다. 때문에 스타트업에 투자하는 해외 투자자들은 특허에 의해 잘 보호되고 있는 지를 항상 따져본다.

시제품을 만들기 위한 첫 단추는 자신의 아이디어를 정리해보는 것이다. 실제 시제품를 만든다면 어떤 구조와 재료를 사용할지, 실제 상품에서는 어떤 구조와 재료를 사용할지 생각해보면서 스케치하고 발명노트에 적어보는 시간이 필요하다. 이때 시장에 나와 있는 제품 들을 인터넷으로 조사해보고 아이디어를 보강하는 것 역시 잊지 말아야 한다.

또한 놓치지 말아야 하는 것은 선행특허 검색이다. 이때 일반 공중이 이용할 수 있는 데이터베이스에 공개되는 특허문헌은 아무리 최신의 정보도 1년 6개월 이전의 것임을 염두에 두어야 한다. 때문에 스타트업이나 기술창업자가 먼저 익혀야 하는 지식과 기술은 특허법 지식이나 특허명세서를 작성하는 기술이 아니라 특허데이터 베이스를 사용하여 선행기술을 조사하는 방법과 기법이다.

특허법상 ‘신규성 상실의 위험’을 피하려면… 특허 출원부터!

시제품 제작을 의뢰하는 경우나 전시회에서 시연행위를 하였다면 일단 그 행위가 자신의 출원발명의 신규성 상실이나 진보성 흠결의 선행기술로 사용될 수 있다고 전제하는 것이 안전하다.

다행히 많은 국가에서 출원인의 공개행위에 대하여 소정의 요건을 갖추면 자신의 출원발명의 신규성 상실이나 진보성 흠결의 선행기술로 사용할 수 없도록 하는 예외제도를 마련하고 있다.

다만 중국이나 유럽은 예외적용을 받을 수 있는 공개행위가 제한적이어서 제품의 선출시와 같은 사유로 중국과 유럽에서 공지 예외적용을 기대하기 어렵다. 만약 중국이나 유럽의 시장에 진출할 계획이라면 반드시 그 제품의 시연이나 출시 전에 중국이나 유럽에 출원하여야 한다. 그래야 모방 선출원이나 모방 제품의 출현을 저지할 수 있다.

가령, 한국출원 이전에 자사의 제품 출시이후 경쟁사의 모방제품 출시가 이어지는 경우를 가정해 보자. 이런 상황에서는 한국출원은 거절되고 미국출원만 살릴 수 있게 된다. 제품의 선출 시 전략으로 경쟁사의 미국 출원 배제 효과를 기대할 수 있으나 한국은 특허를 받을 수 없다. 따라서 최대한 경쟁사 들의 모방제품 등이 나오기 전에 한국출원을 신속히 하는 것도 잊지 말아야 한다.

사례#1 한국출원 이전에 자사의 제품 출시이후 경쟁사의 모방제품 출시가 이어지는 경우

미국에 특허출원을 하더라도… 한국출원을 잊지마라!

우리는 대부분 스스로의 좋은 아이디어에 매료되어 그 아이디어만 가지고 바로 시장으로 달려 나가고 싶어 한다. 그러나 실행 가능한 시제품이 없다면 많은 시련과 좌절을 겪을 수 밖에 없다.

시제품을 만들기 위해 자금 조달이 필요할 수도 있고 자잘한 시간도 빼앗겨 귀찮을 수 있지만, 확실한 시제품을 만드는 것은 성공을 위한 필수적인 단계다. 그러나 시제품 제작의뢰나 시연은 자칫 특허요건을 스스로 훼손할 수 있다.

다행히 미국과 한국은 출원인의 공개행위에 대해 여러가지 예외를 인정하고 있다. 심지어 미국은 1년이내 특허출원만 한다면 제품을 선출시하는 것이 도움이 되는 경우도 있다. 그러나 이때에도 한국출원을 염두에 두지 않으면 큰 낭패를 볼 수 있다는 사실을 결코 잊어서는 안된다.

특히 시제품 제작 및 상품 출시 전략을 세우고 실행에 옮기기 전에 각 기업들은 처한 상황에 맞게 각국가별 전문 대리인들과 충분히 협의해야 한다.

이진수 변리사 sonovman@gmail.com

  • -변리사(39회)
  • -現 ㈜휴롬 지식재산본부장
  • -現 동국대학교 겸임교수
  • -前 서울반도체 법무임원
  • -前 삼성전자