특허침해 여부를 확인하려면, 침해대상 제품(침해가능성이 있는 제품)의 구성요소와 비교해 제품이 대상 특허발명의 보호범위 내에 포함되는지를 판단해야 한다. 구체적으로, ▲구성요소 완비의 원칙 ▲균등론 ▲출원경과 참작 등을 검토해 침해가능성에 대한 판단을 내리게 된다. 여기서는 실제 특허 분쟁 사례를 통해 특허 DB 분석과 침해 여부 판단 방법에 대해 알아보자.

특허발명과 실시기술에 대한… 권리범위확인심판

‘약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법’ 특허를 보유한 원고 A사가 유사 제품을 생산, 판매한 B사를 상대로 해당 기술이 자신들의 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 권리범위확인심판을 제기했다.

권리범위확인심판 : 등록된 특허권을 중심으로 어느 특정기술이 당해 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 공적으로 확인하는 심판을 말한다. 적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 경쟁대상물(확인대상 발명)이 자기의 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하기 위해 청구하는 심판으로 “확인대상 발명”은 등록특허권의 권리범위에 속한다”라는 심결을 구하는 형식이다. 소극적 권리범위확인심판은 이해관계인측에서 “확인대상 발명”이 등록 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하기 위해 청구하는 것으로 “확인대상 발명”의 사용자가 특허권자를 상대로 청구한다. 심판청구의 취지는 “확인대상 발명”은 등록권의 권리범위에 속하지 아니한다”라는 심결을 구하는 형식이다.

독립항인 청구항 제 1항… 특허청구범위

A사는 등록특허의 특허청구범위의 구성 중 “약쑥 잎, 회엽, 안식향, 참나무 숯 및 창출을 건조 후 물과 혼합해 분쇄시키며, 점화 시 끝까지 연소될 수 있도록 뭉쳐 동결 건조시킨 약쑥탄” 부분이, B가 실시 중인 제품의 “건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자 및 참나무 숯 분말을 일정한 크기로 성형해 동결 건조시킨 간접구 본체”라는 구성과 동일하다고 주장했다.

독립항에서의 권리범위를 회피할 수 있다면 종속항 또한 당연히 회피할 수 있으므로, 독립항인 청구항 제 1항을 위주로 침해 여부를 판단한다.

A사 ‘약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법’ 특허 대표 청구항: 1.약쑥잎, 회엽, 안식향, 참나무 숯 및 창출을 건조후 물과 혼합해분쇄시키며, 점화시 끝까지 연소될 수 있도록 뭉쳐 동결건조시킨 약쑥탄; 및상기 약쑥탄을 상부에 형성해연소시키며 상기 약쑥탄이 연소후 물에 용해되는 부유물을 구비하여, 상기 약쑥탄이 연소시 발생되는 인체에 유익한 훈연과 연소열에 의해 상기 약쑥탄으로부터 이격되어 유지되는 사용자의 국부위의 습기와 물기를 건조시키는 것을 특징으로 하는 약쑥을 이용한 여성용 훈연제.

침해가능성 있는… 특허 검색

연구자 또는 일반인 모두가 발명가가 될 수 있다. 특히 요즘처럼 침해분쟁, 라이센스, 특허 거래 등 특허가 중요한 시대에는 특허라는 제도를 전문가에게 무작정 의존하기 보다는 스스로 특허에 대한 지식과 기술적 관점을 가지고 특허전문가와 논의한다면 바람직한 특허 시장을 만들어 갈 수 있다.

침해가능성이 있는 특허를 스스로 검색하기 위해서는 선행기술 조사와 마찬가지로 기술분야 정보를 수집해 키워드를 선정하고 특허 검색식을 작성하면 된다. 먼저 ‘약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법’ 특허의 청구범위를 분석한 후, 기술분야를 기초로 특허 키워드를 추출하면 된다.

keywert의 선행기술조사보고서 화면 – 선행문헌

키워드는 약쑥 등 약재명과 약재를 분말상태로 하는 기술내용을 참조해 분말이란 단어를 추출하고, 약재를 훈연하는 것이 본 발명의 기능 방식이므로 훈연이란 단어를 추출한다. 마지막으로 이러한 키워드를 조합했을 때 엄청난 노이즈의 발생이 예상되므로 이를 방지하기 위해 특허분류코드 A61(위생학; 의학 또는 수의학)을 사용한다.

이처럼 특허 검색 대상의 기술분야를 확정해 시작하는 것이 좋다. 그 이유는 제품과 관련된 특허권을 가진 모든 특허를 비교 및 검토하는 것이 바람직하기 때문이다.

특허발명과 실시기술에 대한 구성별 분석.. 침해가능성 분석

침해가능성 분석은 각 구성요소를 전부 실시하느냐의 여부를 비교해 보면 된다. 따라서 표를 이용해 구성요소를 정리해보면 알 수 있다.

특허발명과 실시기술에 대한 구성별 분석

상기 표를 이용해 특허침해 가능성을 검토해 보자. 먼저 상기 갑의 등록특허의 청구범위 제 1항은 크게 3개의 요소로 구성되어 있다. 특허침해는 청구범위 내의 모든 구성요소를 포함해야 하므로, 상기 구성요소 1~3을 각각 을의 실시기술과 비교하면, 구성요소 1의 경우 약재가 상이한 점이 있으며, 구성요소 2, 3의 경우에는 갑의 등록특허 청구범위와 동일하다.

만약 특허침해 가능성에 대해 구성요소 완비의 원칙만으로 판단을 내린다면, 비침해를 구성하지만 특허침해 가능성은 균등론, 출원경과 참작 등에도 해당되는지를 판단해야 한다. 이에 해당되지 않아야만 비침해를 구성한다고 할 수 있다.

다른 약재로 용이하게 치환 가능… ‘균등침해’로 판결

대법원은 갑의 권리범위에서 약쑥탄 구성성분을 치환한 을의 실시기술에 대해 균등론에 의한 균등침해라고 판시했다.

대법원 판례 : 1) 분쇄된 상태의 약재 또는 분말 상태의 약재를 일정한 크기로 뭉쳐서 동결 건조한 것이라는 점에서 서로 동일한 점이 있으나, 을의 실시기술인 간접구 본체의 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향 및 향부자”는 갑의 발명에서 약쑥탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 치환한 것이라는 점에서 차이는 있다. 하지만, 2) 을의 실시기술이 약쑥 등의 약재 분말을 일정한 크기로 형성해 동결 건조한 간접구 본체’를 ‘종이재질의 받침판과 수용성 방수지 위에 형성’하는 구성은 갑의 발명과 같은 특징적 구성을 그대로 가지며, 을의 제품은 갑의 발명과 과제의 해결원리가 동일한 바, 실질적으로 갑의 청구항 제 1항 발명과 같은 목적을 달성하고 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내므로 이는 사용하는 약재가 다를지라도 통상의 기술자라면 치료하고자 하는 여성 질환의 증상에 따라 다른 약재로 용이하게 치환할 수 있으므로, 을의 제품은 갑의 청구항 제 1항 발명과 균등관계에 있으며, 그 권리범위에 속한다.

“포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향 및 향부자”는 갑의 권리범위에서 “회엽, 안식향 및 창출”을 치환한 것이지만, 이러한 치환에도 불구하고 간접구의 연소 및 연소 후 잔존물의 처리에 있어서 갑의 청구범위와 같은 목적을 달성하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다는 점에서 그 과제의 해결 원리가 같으며, 상이한 약재를 사용한다 하더라도 통상의 기술자가 여성 질환에 필요한 약재를 을의 실시기술과 같은 약재를 다른 약재로 용이하게 치환할 수 있으므로, 치환 가능성과 치환 용이성 요건에 해당되므로 균등침해라고 결론을 내릴 수 있다.

키워트(keywert)

키워트는 워트인텔리전스(대표 윤정호)가 개발한 인공지능(AI) 기반의 글로벌 특허검색서비스다. 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 유사 특허를 자동으로 분류해준다. 선행조사 보고서까지 자동으로 생성됨에 따라 기존 서비스의 한계를 뛰어넘어 선행조사 조사 과정을 크게 간소화할 수 있다. 손쉽게 특허를 분류할 수 있는 슬라이딩뷰 기능과 그래프를 생성해주는 그래프엔진 기능도 제공한다. AI 특허비서 서비스를 통해 지식재산 분야 인공지능 기술을 선도하고 있으며 향후 지속적으로 AI 성능을 고도화해 사용자 편의성을 높여나갈 계획이다.