전 세계 9개국에서 IP-DESK를 운영중인 KOTRA는 최근 우리기업의 해외 지식재산권 보호 성공 사례를 담은 ‘ IP-DESK 기업지원 우수 사례집‘을 발간했다. 사례집은 해외 지식재산 전략 수립에 실질적 도움이 될 수 있도록 해외 현장에서 우리 기업이 겪는 지식재산권 관련 애로사항과 우수 지원 사례를 집중 조명했다. 해외 지식재산권 분쟁 성공 사례를 소개한다. <편집자>

국내가 아닌 해외에서 지식재산권 소송이 벌어지면, 시간과 비용 측면에서 더 큰 어려움이 따른다. 수 많은 기업들이 해외에서 싱표나 특허를 침해당해도 소송을 진행하기보단 아예 시장을 포기하는 쪽을 선택하는 것도 이 때문이다.

‘ IP-DESK 기업지원 우수 사례집’ 표지

하지만 최근들어 해외 지식재산권 보호에 대한 노력이 가속화되면서, 정부 지원기관의 도움을 받아 지식재산권 분쟁을 성공적으로 이끈 사례들이 속속 등장하고 있다. 지난해 특허를 침해한 중국 기업으로부터 성공적인 화해 협상을 이끌어 낸 필룩스 분쟁 사례도 그 중 하나다.

행정조치에도 계속된… 지식재산권 침해

국내 조명 전문업체 필룩스는 2019년 7월, 중국 선전의 E사가 특허를 침해한 사실을 파악하고 발명특허권 행정단속을 진행해 침해를 인정하는 당국(선전시 시장감독관리국 광명국)의 행정결정을 받았다. 그러나 이 후 해당 기업이 회사명을 바꾸고 홈페이지를 리뉴얼한 뒤 제품을 다시 업로드하고 있음을 발견했다.

필록스 : 1975년 창사 이래 전자부품소재 및 조명제품으로 국내외 시장을 선도해온 중견기업이다. 이미 1990년대 초반에 생산기지를 중국으로 이전, 현지화에 성공했다. 지난 40여년간 필룩스는 중국, 미국, 일본 등 20여개 해외법인을 설립하고 전 세계 50여 개국에 수출하고 있다.

필룩스가 생산하는 전자부품소재 및 조명제품

행정단속 결과를 토대로 법적조치를 검토하던 필룩스는 법률 지원을 받기위해 중국 시안 IP-DESK를 찾았다. 시안 IP-DESK는 법률소송에 앞서 비용 절감과 법률 조치 이행 전 충분한 증거 확보를 위해 당국의 강제처분 절차를 진행할 것을 권유했으며, 로펌을 동해 강제처분 진행 가능성을 검토했다.

IP-DESK 사업: KOTRA와 특허청은 지난 2009년부터 우리기업의 현지 지식재산권 보호를 위해 IP-DESK를 운영하고 있다. 우리 기업의 진출이 활발하고 위조 상품의 유통이 많은 국가를 중심으로 설치된 IP-DESK는 중국, 태국, 베트남, 미국, 독일, 일본 등 총 9개국 16개 KOTRA 해외무역관에서 운영 중이다. 변호사, 변리사 등 지식재산 전담직원이 ▲ 지재권 상담 ▲ 상표‧디자인 출원 ▲ 세관 지재권 등록 ▲ 피침해 실태조사 및 단속 ▲ 법률의견서 작성지원 등 우리 기업의 현지 지식재산권 보호를 위한 지원을 수행한다.

법적 ‘소송’에 앞선 ‘강제처분’ 조치

우선, 침해 업체가 리뉴얼한 홈페이지는 행정처분 결과를 회피하기 위해 악의적으로 만들어진 홈페이지임을 증명하기 워해, 해당 홈페이지가 행정처분이 있었던 7월 직후인 8월 1일 등록 심사를 통과한 페이지라는 점을 파악했다.

분쟁조정 신청서

제한적인 물증 탓에 강제처분에 어려움이 예상되었으나, IP-DESK가 적극적으로 당국과 접촉한 결과, 당국이 최종적으로 강제집행 신청을 수락받았다.

또 행정처분이 종료된 시점에는 재고 및 판매권리에 대한 통제 이외에 온라인 판매루트 확보와 세관을 통한 수출 현황 등 법정 배상액을 산정하는데 참고할 만한 증거들을 확보해 나갔다.

이러한 과정에서, 중국 기업측은 필룩스에 화해 협상을 요청해 왔다. 그 결과, ▲제품 제조와 판매 ▲수출권한 박탈 ▲배상액 지급 ▲추가 침해행위 시 위약금 설정 ▲협의 내용에 대한 비밀유지 등이 설정된 협약서를 작성, 12월 최종 분쟁조정에 도달했다.

‘사전 준비’와 ‘행정조치’의 중요성

증거 확보에 어려움이 많은 지식재산권 소송의 특성상, 행정단속 및 강제처분 등 현지 당국의 행정조치는 법정공방에서 중요한 역할을 한다. 특히, 소송 전 중재를 위해 적극 노력해 왔다는 점에서 판결에 긍정적인 요소가 된다.

이에, 직접적인 법률 소송에 앞선 행정조치의 이행은 권리기업에게 있어 반드시 필요한 절차다. 다만, 행정조치시 사전 증빙자료는 법률소송을 진행할 때 이상으로 철저하게 준비해야 한다. 당국의 신청 부결 재신청에 어려움이 존재한다는 점에서도 최초 신청시 충분한 증빙자료를 구비할 필요가 있다.

주상돈    newsdjoo@gmail.com