특허침해 여부를 확인하려면, 침해대상 제품(침해가능성이 있는 제품)의 구성요소와 비교해 제품이 대상 특허발명의 보호범위 내에 포함되는지를 판단해야 한다. 구체적으로, ▲구성요소 완비의 원칙 ▲균등론 ▲출원경과 참작 등을 검토해 침해가능성에 대한 판단을 내리게 된다.

구성요소 완비의 원칙(All element rule)

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다” 라고 규정하고 있다. 특허권리범위 해석의 기본 원칙은 실시발명이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성요건(elements)의 전부를 실시하는 것을 특허침해의 성립요건으로 보는 원칙이다.

즉, 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립해 보호되는 것은 아니므로, 모방품이 특허발명 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 판례에서 인정하고 있는 원칙이다. (대법원 2001.12.24 선고 99다31513)

특허 침해 성립 요건 : 특허권의 침해가 성립하기 위해서는 ▲(a) 특허권이 유효하게 존속할 것 ▲(b) 특허발명의 특허청구범위에 포함되는 기술이 실시되고 있어야 할 것 ▲(c) 업으로써 실시할 것 ▲(d) 실시자가 정당한 권한이 없을 것 등 a~d 조건을 모두 만족해야 한다.

그렇다면 타인의 특허권을 침해하는 경우에 대해서 살펴보자. 예를 들어, 나의 제품이 A+B+C인 구성요소를 갖는다고 가정해보자. 타인의 경우 A+B의 특허권을 보유하고 있는 상황이다. 이 경우 나의 제품이 타인이 보유한 특허에 침해가능성이 있을지 살펴보자.

구성요소 완비의 원칙 적용 예시

먼저 위에서 언급한 구성요소 완비의 원칙을 떠올려 보면 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소를 모두 포함해야만 침해가 성립된다는 사실을 기억하면 된다. 즉, 나의 제품의 구성요소인 A+B+C에서 타인의 특허권의 구성요소인 A+B를 모두 포함하고 있으므로 침해가 성립된다고 할 수 있다.

다시 말하면, 구성요소 완비의 원칙은 경쟁업체의 제품이 나의 특허발명의 10가지 구성 중 9가지의 구성을 포함하고 있더라도 한 가지 구성이라도 포함하지 않으면 침해가 성립되지 않는다. 단, 위와 같이 구성요소 전부를 포함하는 경우에는 특허 침해가 성립하는 것이다.

하지만 이렇게 될 경우 구성요소 완비의 원칙을 적용하는 것은 특허권자에 대한 보호가 미흡해진다는 문제점이 있다. 따라서 판례는 정당한 특허권자의 보호를 위해서 보호범위를 확장하고 있다. 다음의 균등론을 살펴보자.

특허 침해형태 및 구제수단

균등론 요건과 균등침해

상기 특허 청구범위에 기재된 모든 구성 요소를 침해대상제품이 가지고 있어야 특허 침해가 성립된다. 이를 구성요소 완비의 법칙이라 한다. 그런데 침해대상제품의 구성 요소의 일부가 특허발명의 침해에 해당한다고 봐야 한다는 것이 균등 침해론이다.

침해자는 특허 청구범위의 구성 요건을 그대로 모방해 침해하는 경우도 있지만, 많은 경우 발명의 구성 요소 중 비교적 경미한 부분을 변경해 그 기술적 범위로부터 벗어나고자 한다. 그런데 출원인이 이 같이 변경하는 모든 경우를 예측해 이를 포괄하는 특허 청구범위의 문언을 기재하는 것은 어렵다.

이와 같이 균등 침해는 제3자에게 불의의 불이익을 주지 않는 범위에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위해 특허의 보호 범위를 그 문언 이외의 사항에까지 넓힌 것으로 국가에 따라 그 요건과 범위 등에 약간의 차이가 있지만 널리 인정되고 있는 법리이다.

균등침해에 대한 판례 : 대법원은 “침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 지식을 가진자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 특허발명의 출원절차를 통해 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다”고 판시해 균등론에 의한 균등침해를 인정하고 있다. (대법원 2011.09.29 선고 2010다65818 판결)

균등론은 청구범위에 기재되어 있는 문언 그대로의 발명과 균등한 것은 보호범위에 속한다고 해석하는 견해이다.

균등론 요건 : 대법원이 제시한 균등론 요건을 정리하면 다음과 같다.

▶ 적극적 요건 (특허권자가 입증해야하는 요건)
i) 과제해결 원리의 동일 – 특허발명과 침해대상제품의 과제 해결원리가 동일해야 한다
ii) 치환 가능성 – 침해대상제품의 일부 구성요소를 다른 구성요소로 치환 내지 변경하더라도 특허발명과 동일한 목적 및 효과를 나타낼 것
iii) 치환 용이성 – 침해대상제품의 구성요소의 치환을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명할 것

▶ 소극적 요건 (침해대상제품의 실시자가 입증해야 하는 요건)
iv) 자유기술이 아닐 것 – 침해대상제품이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 또는 공지된 기술로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술이 아닐 것
v) 특단의 사정이 없을 것 – 특허발명의 출원 절차를 통해 침해대상제품의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당되지 않아야 할 것
여기서 i), ii), iii)은 균등론의 적극적 요건, iv)는 공지기술 배제의 원칙, v) 출원경과 금반언의 원칙으로 불리는 소극적 요건에 해당한다. 균등 침해가 성립하기 위해서는 i), ii), iii)의 적극적 요건 모두가 충족돼야 하며, iv), v)의 소극적 요건 중에 하나에도 해당되지 않아야 한다.

출원경과 금반언의 원칙

그렇다면 출원경과 금반언의 원칙에 대해서 살펴보자. 특허발명의 출원 절차 진행 과정에서 침해대상 제품의 치환된 구성요소가 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 경우에는 균등침해가 성립하지 않는다는 법리이다.

출원경과 금반언의 원칙은 공지기술에 의한 거절을 피하기 위한 목적 등으로 특허 청구범위를 감축하거나 또는 좁게 해석되어야 한다고 주장함으로써 특허를 받은 경우, 나중에 출원 경과에서 포기한 보호 범위를 균등론에 의해 다시 권리 범위에 속한다면서 침해 주장을 하는 것을 인정하지 않는다는 취지의 법리인 것이다.

인공지능형 특허검색서비스인 키워트(keywert)는 가장 유사한 특허부터 확인할 수 있는 “유사도” 기능을 사용해 특허를 분류해 준다.

출원경과 금반언이 적용되기 위해서는 출원 과정에서 선행 기술과의 관계에서 신규성 등을 상실하는 것을 회피하기 위해 특허 청구범위를 제한적으로 보정하거나 그러한 해석에 관한 주장을 했어야 한다.

이를 의식적 제외라고 하며, 예를 들어 특허권자가 A+B’인 권리범위를 가지고 있고 침해품의 경우 A+B로 구성되어 있다고 가정해보자. 특허권자는 출원 과정에서 구성요소 B를 감축해 보정했다면, 이를 의식적으로 제외한 것으로 보고, 침해품은 해당 특허에 특허 침해에 해당되지 않는다. 즉, 특허권자는 출원과정에서 이미 감축한 부분에 대해서는 균등침해를 주장할 수 없다는 것이다.

공지기술과 자유실시

대법원은 “어떤 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술로만 이루어지거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비하여 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다” 라고 판시해 자유기술 항변을 인정하고 있다. 공지기술은 공중의 자유영역에 속하는 것으로 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 기술을 말한다.

자유실시의 경우는, 예를 들어 내가 특허침해에 해당하는 등록특허(V 특허로 부르자)를 찾았는데, 검토해본 결과 V 특허는 해당 출원 전에의 공지 기술로 구성되어 있거나 또는 공지된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우였다. 이 경우 V 특허는 비교 대상에서 제외할 수 있다는 의미가 되며 특허침해 대상이 아닌 것이다.

키워트(keywert)

키워트는 워트인텔리전스(대표 윤정호)가 개발한 인공지능(AI) 기반의 글로벌 특허검색서비스다. 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 유사 특허를 자동으로 분류해준다. 선행조사 보고서까지 자동으로 생성됨에 따라 기존 서비스의 한계를 뛰어넘어 선행조사 조사 과정을 크게 간소화할 수 있다. 손쉽게 특허를 분류할 수 있는 슬라이딩뷰 기능과 그래프를 생성해주는 그래프엔진 기능도 제공한다. AI 특허비서 서비스를 통해 지식재산 분야 인공지능 기술을 선도하고 있으며 향후 지속적으로 AI 성능을 고도화해 사용자 편의성을 높여나갈 계획이다.