한국 특허 · 실용신안 출원 동항(1980 년 ~ 2018 년)

특허받기는 어려운 낮은 수준의 기술이라 하더라도 국내에서 사업화중인 발명에 대해 빠르게 심사하고 짧은 기간동안 배타적 권리를 부여하는 새로운 ‘小발명보호제도’ 마련에 대한 논의가 본격화하고 있다.

현재용 사무관

특허청 특허심사제도과 현재용 사무관은 ‘지식재산과 혁신’ 창간호에 ‘小 발명 보호제도의 창설에 관한 소고’라는 기고를 통해 “현재 우리나라 실용신안 제도는 특허와 별다른 차이가 없다”라며 “국내 중소기업의 小발명이 제대로 보호되고 있는지에 내한 고민을 전제로 새로운 개편안을 마련해야 할 시점”이라고 설명했다.

실용신안제도 : 현재 우리나라 실용신안제도는 특허와 동일한 절자로 운영되고 있다. 실용신안 보호대상인 ‘고안’은 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 것이고, 특허법상 발명과는 달리 고도성을 요구하고 있지 않다. 주요 등록요건인 진보성의 경우 실용신안은 법문상 특허의 ‘쉽게’와 구별되는‘극히 쉽게’라고 명시하고 있으나 실무적으로 판단기준이 구분되지 않고, 판례에서도 구체적인 판단기준을 특허와 구별해 판시하고 있지 않다. 실용신안 존속기간은 출원일로부터 10년이고, 출원인은 특정 기간내에 출원서에 최초로 침부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 특허출원으로 변경할수 있다.

특허에 비해 낮은 등록률과 높은 분쟁 비중.. 실용신안제도

2019년 우리나라 실용신안 출원은 5,447건으로 전체 특허·실용신안 출원 건수 대비 약 1.4%에 불과하다. 하지만 1989년 이전에는 실용신안 출원 건수가 특허출원을 압도했으며, 1996넌 실용신안 출원은 지금의 12 배가 넘는 6만8,822 건을 기록했다. 이후 실용신안 출원은 제도 변화(선등록제, 1999년~ 2006년)에도 불구하고 특히출원과의 격차가 지속적으로 별어지는 상황이다.

최근 10넌(2009넌~ 2018년)간 실용신안 출원인 유형을 살펴보면, 개인 62.8%, 중소기업 19.6%, 대기업 7.4%, 외국인 4.0%로 실용신안 제도의 주이용자는 개인과 중소기업이다. 그러다보니 실용신안출원 절차에 였어 대리인을 선임하지 않는 비율은 30.3%로 특허출원(11.1%)에 비해 상당히 높고, 등록률은 특허 에 비해 약 20%p 낮은 수준이다.

또한, 지난해 상반기까지만 해도 실용신안의 경우 출원과 동시에 심사청구를 하고 출원 후 2개월 이내에 신청하면 우선심사 대상이 되였으나, 우선심사 비중(실용 19.3%/특허 16.2%)이 특별히 높지 않고, 무효심판이나 권리법위확인심판 등 분쟁 비중은 오히려 특허보다 약 3배 높은 것으로 나타났다.

2018년 전세계 실용신안출원 상위 10위 국가 : 전세계 실용신안출원의 약 6%를 중국이 자지하고 있으며, 나머지 국가의 출원 건수를 모두 합한 비율은 3. 4%에 불과하다.

‘진보성’ 요건을 삭제해 빠르게 심사… 새로운 ‘小발명보호제도’

현행 실용신안제도(심사후 등록 절차)

현재 논의가 진행중인 실용신안 개편안은 대표적인 등록요건인 ‘진보성’을 삭제해 특허와 구별되도록 등록 문턱을 낮추고, 특허 우선심사 수준으로 빠르게 심사하는 방안이다. 또 사업화 중인 발명에 한해서만 심사청구를 할 수 있도록 기초적 요건을 강화하고, 존속기간은 심사청구일로부터 3년으로 대폭 축소한다.

심사청구의 전제조건이 되는 사업화 요건은 단순히 권리 취득만을 목적으로 하는 것이 아닌, 실제 시장에 견입하는 발명에 대해서만 배타적 권리를 부여하겠다는 취지로 낮은 등록 문턱을 고려한 일종의 허들 역할을 염두에 둔 것이다.

이에 대해 현재용 사무관은 “방법발명에 대한 사업화 요건, 즉 실시 여부 판단은 이를 입증해야 하는 출원인이나 이를 확인해야 하는 심사관에게 모두 쉽지 않은 현실을 고려하면, 상당한 논란이 발생할 수 있다”고 예상했다.

존속기간을 사업화 요건이 갖춰지는 심사청구일로부터 3년으로 설정한 것은 일반적으로 상품 개발에 소요된 자본 회수 기간이 3년 정도로 알려져 있어 해당 기간동안 小발명이 카피 또는 모방에 따른 피해로부터 보호된 상태로 시장에 안착할 수 있다고 보기 때문이다.

‘권리범위의 확장’을 금지 … 새로운 ‘小발명보호제도’

실용신안 개편안은 또한 손쉽게 권리획득이 가능한 점을 고려해 침해 판단에서 권리범위의 확장을 배제하고, 침해금지 청구 본안소송에서 법원이 권리자의 실시여부 등 형평성을 고려해 침해금지 여부를 판단할 수 있도록 재량권을 부여한다.

침해 판단에서 균등론 적용을 배제함으로써 권리범위의 확장을 금지하는 것은 러시아 특허법에 사례가 있긴 하나 입법이 아닌 판례로 확립되는 것이 일반적인 접근 방법이다. 실제 법원에서는 이미 권리의 가치(창작성의 정도)에 따라 권리범위를 적절히 해석하는 것으로 판단된다.

현재용 사무관은 “형평법적 요소를 도입해 법원이 본안소송에서 침해금지 여부를 재량에 따라 판단하는 것 역시 이미 가처분소송에서 ‘보전의 필요성’을 판단하고 있음을 고려하면 합리적인 수준으로 권리행사를 제한할 수 있는 방안”으로 평가했다.

특허제도와 현행 실용신안제도(심사후 등록제도)의 주요내용 비교

보호대상의 경우 현행 실용신안제도의 형상·구조를 갖는 물품성 범위를 벗어나 물건까지 확대하는 방인이 논의된다. 특허와 동일한 수준으로 보호대상을 확대하는 것도 고려해볼 수 있으나, 제도 개편과 동시에 보호대상을 큰 폭으로 확대할 경우 제도 운영의 불확실성을 가중시킬 수 있다는 우려도 존재한다.

특허청 현재용 사무관은 “4차 산업혁명 시대를 맞아 최근 데이터 3법(개인정보보호법·정보통신방법·신용정 보법)이 국회를 통과하는 등 기술적 사상이 아닌 일반 데이터에 대해서도 소유권에 대한 논의가 진행되고 있다”라며 “더욱 새롭고 진취적이며 창의적인 제도가 도입되어 우리 삶의 곳곳을 재워줄 小발명을 실효적으로 보호할 수 있기”를 기대했다.

주상돈    newsdjoo@gmail.com

특허청이 지식재산 분야의 판례, 국내ㆍ외 정책 동향 및 주요 이슈 등에 대한 연구 결과를 담은 학술지 ‘지식재산과 혁신’을 창간했다. 지식재산 관련 제도와 이슈 등을 폭넓게 다뤄 각계․각층의 전문가, 이해 관계자들과 적극적으로 소통해 민간의 관심 및 이해를 제고하기 위해서다. ‘지식재산과 혁신’ 학술지에 게재된 주요 내용을 기획 시리즈로 요약, 정리한다. <편집자>