이진혁 변리사 (특허법인 IPS)

경제도, 스포츠도, 군사력도, 그리고 다른 중요한 요소들도 미국을 중심으로 돌아가고 있다. 안타까운 현실이지만 지식재산(IP), 특히 특허도 마찬가지다. 여기서는 쉽게 설명하기 위해 IP=특허라고 가정한다.

이진혁 변리사

우선 속지주의라는 개념부터 살펴볼 필요가 있다. 매우 쉽다. 특허는 그 나라에서만 효력이 있다는 얘기다. 한국에서 등록받으면 한국에서만 효력이 있고, 미국에서 등록받으면 미국에서만 효력이 있다. 따라서, 나의 제품 또는 서비스 사업 모델을 해외에서도 보호받고자 한다면, 그 해당 나라에서 특허를 등록해야 한다.

미국 시장에는 ‘미국 특허’ 등록이 필수

여기서 한가지 짚고 넘어가고 싶은 것은, 특허는 내가 그 사업을 하기 위한 사업적 보호 수단이 아니라, 남이 내가 하려는 사업을 못하게 하는 수단이라는 점이다.

따라서, 내가 해외에서 사업을 하더라도 남이 만약 그 사업을 침범할 우려가 없다면 특허를 받을 필요가 없다. 반대로, 내가 해외에서 사업을 하지 않더라도, 남이 그 해외시장에서 비슷한 비즈니스를 하는 것을 막고 싶다면 그 나라에서 특허를 받아놓을 필요가 있다.

사실, 해외에서 사업을 하지 않더라도, 해당 특허 기술을 이용한 사업성이 크다면 비즈니스가 해당 국가에서 일어나느지 여부와 관계없이 특허 등록을 받는 것을 추천한다. 왜냐하면, 내가 비즈니스가 없더라도 해당 특허가 타인에 의하여 실시되고, 그 사업성이 크다면 실시료를 받을 수 있기 때문이다.

이런 방식이 실질적으로 비실시권리자(NPE) 사업 모델이다. 이러한 비즈니스는 여전히 미국에서 가장 활발하고, 현재까지는 특허의 가치에 기인하여 적절한 보상이나 배상을 받을 수 있는 IP 금융 모델이다.

NPE(Non Practicing Entity) : 일반기업과 달리 제품 생산 없이 주로 특허 소송이나 라이선스 활동으로 수익을 올리는 기업을 비실시권리자(Non-Practice Entity)라 부른다.

매우 중요한 개념인데, 특허의 개념이 조금 어렵다 보니, 기업을 운영하시는 분들께서는 내 사업을 하기 위해서 특허가 필요하다라는 관점으로 접근하시는 것 같다.

국내 대기업 특허소송이 미국으로 간 까닭은?

국내외 특허 분쟁에서 법원이 판결하는 손해배상액은 특허의 문헌적 가치, 그 특허가 해당된 시장의 규모, 침해량, 고의성 등 여러 요소에 의해 케이스 바이 케이스이지만 아직까지 우리나라는 특허를 통한 기술적 가치의 보호가 미흡한 실정이다.

여러 뉴스 매체에 따르면 한국의 특허 분쟁에서 원고가 받을 수 있는 손해배상액의 규모는 평균적으로 1억원 미만으로 판단된다. 이는 법률비용을 고려시 사실상 배상받았다고 보기도 어려울 뿐더러, 오히려 분쟁 기간동안의 노력과 비용을 고려했을 경우 손해보는 장사다.

반면 미국은 어떤가? 물론 사건마다 다르긴 하지만, ‘PWC 2018 Patent Litigation Study’에 따르면 평균적으로 600만불 수준이다. 미국에서의 법률비용은 동일 사건이라고 가정시 약 10배 이상이 더 든다고 볼 때, 그래도 손해배상액의 규모를 고려하면 미국에서의 분쟁이 원고(혹은 분쟁 제기자)에게 유리하다고 볼 수 있다.

미국 특허소송 건수 (2010-01-01부터 2019-12-31까지 ) 출처: LexisNexis Lex Machina

단적인 예로, 최근 SK이노베이션과 LG화학의 미국 분쟁 사건, 미국이 아닌 다른 나라에 속한 기업들이 미국에서 특허 분쟁을 하는 예들은 매우 흔하다. 왜 자기 나라에서 법적 판단을 받지 않고, 머나먼 타국땅에서 그리들 싸우는가? 비용, 언어, 체류비 등 모든 요소가 생소한데 말이다.

삼성전자와 카이스트 IP의 소송만 하더라도 한국에서 무효심판이 벌어지기도 했으나 메인 전장은 미국이다. 왜 한국기업끼리 미국에서 싸우는가? 더군다나 카이스트 IP는 동일한 패밀리의 한국특허도 있었다. (물론 무효가능성 측면에서 이슈는 있을 수 있다.)

또한 삼성전자의 Finfet 반도체는 한국에서 더 많이 생산되고, 그 중 일부가 미국에 가는 것이다. 이는 한국에서 배상액의 기초가 되는 침해로 예상되는 판매량이 더 높았다는 뜻이다. 모든 면에서 유리한데, 한국을 메인 전장으로 안하고 미국에서 힘들게 싸우는 이유는 무엇일까?

미국 특허가 좋은 5가지 이유(1)..’경제규모’‘디스커버리’ 제도

결국 미국에서 특허의 가치를 가장 높게 판단해 준다는 결론에 도달할 수 있다. 왜 미국이 특허 분쟁의 중심지가 되는지 하나하나 살펴보자.

첫째, 가장 중요한 팩터로서..“단일국가”로서의 “경제 규모”다. 미국의 GDP는 2018년 기준 약 2.1경원, 중국은 1.4경원, 한국은 0.15경원, 그렇다면 유럽은 어떤가? 유럽의 내노라하는 나라들 20여개국의 GDP를 다 합해야 미국이랑 비슷하다.

여기서 중요한 것은 미국은 주로 나눠져 있지만 특허는 연방법으로서 침해행위로 인한 배상을 미국 연방이라는 단위로 판단한다. 그러나 유럽의 경우에는 아직까지 각 나라별로 침해행위에 대한 소송을 진행해야 하므로 비효율적이다.

유럽도 10년전부터 통합법원을 목적으로 논의를 하고 있으나, 최근 독일 헌법재판소가 이를 위헌으로 판단했고, 그 논의가 지지부진하여 쉽지 않을 것으로 보인다.

결론적으로 미국의 경제규모는 높은 소송비를 고려하더라도 분쟁에서 이길 경우 그 경제규모에 맞는 배상을 받을 수 있는 조건을 갖추고 있다.

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글로벌 Top 10 대규모 경제 시장 출처: Strategic Global Intelligence Brief for January 8, 2020

둘째, 디스커버리 제도다. 단적으로 예를 들면 분쟁을 제기하는 자의 경우 침해자가 침해한 행위는 증거로 잡을 가능성이 있지만(Reverse engineering을 통해), 침해자가 얼마나 침해를 했는지에 대해서는 알기 쉽지 않다.

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미국 디스커버리 제도 관련 기사 출처: 조선일보

또한 침해 품목이 다수의 모델일 경우, 각 모델마다 리버스엔지니어링을 통해 침해를 입증하는데 비용적인 소모가 크다.

이럴 경우, 디스커버리 제도는 미국 소송 비용을 높이는 주범으로서의 단점이 크긴 하지만, 사실관계를 충분히 확보함으로써 감춰진 정보 없이 정당한 재판이 이루어질 수 있게 하는 요소다.

디스커버리 제도 : 간단한게 설명해서 상대방이 가지고 있는 소송에 관련된 사실관계 자료를 법원에 제출하고, 이 자료를 분쟁 당사자의 변호인들이 확인할 수 있게 하는 제도다. 즉, 법원 앞에 사실관계에 대한 충분한 고려를 할 수 있게 한다. 디스커버리를 통해 제출된 자료는 당사자는 볼 수 없고(보호범위에 따라 다름), 변호인들만 볼 수 있으며, 변호인은 자신들이 본 자료를 자신의 클라이언트에게 얘기할 수 없다. 이는 변호사법에 위반된다.

물론 우리나라도 디스커버리에 준하지는 않지만, 이를 따르는 특허법 및 소송법적 절차가 있긴 하지만, 그 절차가 잘 활용되어 원고의 입증의 부담을 실질적으로 덜어주고 있는지에 대해서는 의문이 있다.

미국 특허가 좋은 5가지 이유(2).. ‘풍부한 판례’‘Pro-Patent’ 주의

셋째, 풍부한 사건(?)에서 이미 판례로 남겨진 기록들이다. 물론 특허 등 명문의 규정이 있긴 하지만, 개별 사건에서 법률의 규정만으로 판단하기 애매모호한 경우가 매우 많다.

미국에서는 해마다 4천건씩 쏟아지는 특허 소송(이중 약 5% 정도에 대해 판결이 이뤄짐)에서 발생한 사건에 대한 구체적 해석들이 이미 판례로 나와 있고, 이를 기초로 특허 분쟁에서 항상 의문으로 남은 문제들을 하나씩 해결해 나가고 있다.

균등론의 범위 (Festo), 진보성의 판단(KSR), 고의 침해(Halo), 특허소진(Lexmark), 소프트웨어의 특허적격성(Alice) 등 이 외에도 법이 미처 규정하지 못한, 규정했더라도 애매한 사건에 대한 법리가 풍부하다.

미국 주요 특허소송 판례 *상기 판례중 Huawei-ZTE 유럽최고재판소판결은 미국 케이스는 아니며 FRAND 관련 매우 중요한 유럽 판례임

넷째, Pro-Patent 주의다. 물론 특허가 혁신을 방해한다는 이론은 늘 있어왔고, 반특허적인 정책도 있지만 전체적으로는 Pro-Patent 경향이 강하다. 또한, 혁신에 대한 보상을 해야 한다는 주의는 어떻게 보면 미국 사회를 지배하는 정신이다.

우리 나라도 최근 혁신에 대한 보상을 해야 한다는 생각들은 많아지는 것 같고, 여러 스타트업들이 생겨나고 있다는 점은 고무적이다. 그러나 유니콘이 생기는 수 및 속도가 타국에 비해 낮은 비율인 것은 우리나라의 혁신에 대한 보상 수준이 아직은 낮고 여러 규제 때문은 아닐까 하는 생각도 해본다

다섯째, 비교적 공정한 재판을 받을 수 있다는 기대감이다. 예를 들어, 내가 중국 기업과 싸워야 하는데 중국에서 재판할 때와 내가 미국 기업과 싸워야 하는데 미국에서 재판할 때, 여러분은 어디가 더 공정한 재판을 받을 것으로 생각하는가?

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출처: OECD 한눈에 보는 정부 보고서 2015, 연합뉴스

한국의 대기업은 미국기업을 상대로 미국에서 소송을 진행하더라도 팔이 안으로 굽을 것이라는 생각은 거의 하지 않고 분쟁을 진행한다.

다만, 그럼에도 불구하고 2015년에 OECD에서 발표한 사법제도 신뢰도 순위를 보면 전체 42개국 중 미국이 19위라는 점은 좀 놀라운 수치긴 하다. 안타깝게도 한국은 39위를 차지했다.

결론적으로, 앞서 언급한 ▲시장규모 ▲사실조사제도의 발달 ▲풍부한 판례의 축적 ▲Pro-Patent 주의 ▲비교적 공정한 재판 등 사회적 환경을 고려해 보면, 역시 특허도 미국이라는 얘기를 할 수 밖에 없고, 현실이 그렇다.

따라서 적어도 해외 사업, 특히 미국의 비즈니스를 생각한다면 내 사업의 경쟁자가 나와 유사한 제품 및 서비스를 영위하지 못하도록 미국 특허를 확보할 필요가 있다.

잘 만들어진 미국 특허는 해당 사업이 시장에서 커나갈 때, 가장 강력하게 보호를 받을 수 있는 수단이다.

미국 특허 등록받는 건 그리 어려운 일이 아니다. 무엇이 문제냐? “잘!!!” 만들어 질좋은 권리를 확보할 “가능성”을 높여야 한다. 그리고 그 특허가 제품에 적용될 수 있는 충분한 백그라운드를 만들도록 준비해야 한다.

이진혁 변리사 (특허법인 IPS) jhlee@ipspat.com

이진혁 변리사는 한양대 재료공학과 재학중 변리사 자격증을 취득하고, 2007년 졸업후 로펌에서 LG 및 삼성 특허대리인을 하며 기초적인 변리업무를 습득했다. 3년 정도 로펌에서 근무하다, 기업 내 IP 업무, 특히 분쟁 쪽을 하고자 하여 삼성전자에 입사후 약 8년간 국내외 클레임, 소송 등을 진행하면서 특허 및 기술 분석, 협상, 라이센싱, 계약서, 특허 매입등 IP 분쟁 및 활용 관련해 다양한 업무를 수행했다. 

오스람, 필립스, 니치아, GE, 도시바, 샌디스크 등 해외 대기업은 물론 아카시아, 와이랜, 컨버전트 등 내로라하는 NPE 등 분쟁을 진행한 바 있다. 재직중 숭실사이버대학교에서 법학학위를 취득하고, 카이스트에서 Advanced IP 최고위 과정을 수료했다.

현재는 특허법인 IPS에서 분쟁 담당 파트너 변리사로 재직하며, 중소기업 및 스타트업의 IP 분쟁/라이센싱/협상 맡고 있다. 분쟁 관련 경험이 부족한 중소기업의 분쟁 사건을 진행/해결 해 나가면서 클라이언트에게 좋은 결과를 도출해 줄 수 있다는 데 보람과 희열을 느끼고, 사건을 유리하게 방향으로 이끌기 위해서는 비즈니스 상황을 정확히 파악하고 제대로 된 전략 하에 끝까지 달려들어야 한다고 생각하고 있다.