A 회사가 사업을 진행하면서 X제품을 생산한다고 가정해보자. 만약 X제품에 사용된 기술이 B 회사가 보유한 ‘만료되지 않은 유효한 특허권리범위’(이하 유효한 특허권리범위)에 포함될 수 있다면, A 회사는 어떻게 해야 할까? 이럴 경우 자유실시 여부(FTO: Freedom to Operate) 분석을 해야 한다.

FTO 분석은 나의 실시(Operate) 기술이 사업화 예정 국가에서 타인의 유효한 특허권리범위를 침해하는지 여부, 또는 나의 특허가 타인의 유효한 특허권리범위를 침해할 위험이 없이 생산, 판매 등을 할 수 있는지에 대한 침해 가능성 분석이다.

실시(Operate): 특허침해란 정당한 권한 없이 업으로써 타인의 특허발명을 실시하는 것을 말하는데, 여기서 특허발명을 ‘실시’ 한다는 의미는 특허법 제2조 제3호에서 아래와 같이 규정하고 있다.
(1) 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
(2) 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위
(3) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 (2)의 행위 외에 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.
따라서, 특허침해란, 유효한 특허권리범위에 기재되어 있는 물건 발명, 방법 발명 및 물건을 생산하는 방법에 대해 특허권자의 권한 없이 생산, 사용, 대여 및 양도 등을 하는 행위를 말한다.

특허침해 또는 FTO 분석은 언제, 왜 필요한가?

최근들어 비즈니스 시장 범위가 전세계로 확대되면서 특허침해 또는 FTO 분석이 주목받고 있다.

FTO 분석은 주로 특허시장에서 ▲특허의 구입, 판매, 라이선스 등 특허거래를 하거나 ▲제품 또는 공정을 사업화할 경우에 필요하다. 특허거래 시 특허권자가 비침해를 보증할 때 혹은 제품이 시장에 출시되기 전에 특허 침해 가능성이 있는지, 있다면 그로 인한 특허분쟁을 방지하기 위해서다.

그렇다면, 특허 침해를 방지하기 위해서는 어떻게 해야 할까? 바로 특허출원에 앞서 해당 기술의 기술분야에 대한 조사가 선행되어야 하는 것이 가장 첫번째이며, 지속적인 선행조사가 가장 바람직한 방법이다. 그리고 두번째가 바로 FTO 분석이다.

특허침해를 판단하려면 타인이 보유한 등록특허의 특허청구범위와 내가 소유한 특허 혹은 제품의 기술을 비교해 침해 여부를 판단하면 된다. 두 기술을 비교해 타인의 특허청구범위에 나의 특허발명 혹은 제품이 포함되면 특허 침해가 성립되는 것이다.

특허 침해 성립 요건 : 특허권의 침해가 성립하기 위해서는 ▲(a) 특허권이 유효하게 존속할 것 ▲(b) 특허발명의 특허청구범위에 포함되는 기술이 실시되고 있어야 할 것 ▲(c) 업으로써 실시할 것 ▲(d) 실시자가 정당한 권한이 없을 것 등 a~d 조건을 모두 만족해야 한다.

특허 침해형태 및 구제수단

특허침해 가능성은 어떻게 판단할까?

만약, 여러분이 A제품의 생산자이고 B업체에 납품을 하기로 했다. 여기서 B업체가 A제품에 대해 FTO분석을 요청했다고 가정해보자. 이때 여러분은 A제품이 경쟁업체가 보유한 특허권의 권리범위에 포함될 가능성에 대해 침해분석을 해야 한다.

인공지능형 특허검색서비스인 키워트(keywert)는 가장 유사한 특허부터 확인할 수 있는 “유사도” 기능을 사용해 특허를 분류해 준다.

이를 위해, 선행되어야 할 것은 무엇일까? 먼저, 제품에 사용된 기술이 타사의 특허발명에 포함되는지를 파악해야 한다. 즉, A제품 기술과 관련된 침해가능성이 있는 특허를 전부 조사해 주요특허를 선별한 후, 주요특허들의 특허청구범위를 하나하나 해석해 특허발명의 보호범위를 특정해야 하는 것이 첫번째 일이 된다.

특허발명의 보호범위 : 특허를 받은 발명에 대한 법률적 가치판단에 의해 그 특허권의 효력이 미치는 영역을 말한다. 특허법 97조에서는 ‘특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다’고 규정하고 있다. 따라서 특허발명의 보호범위를 특정하면 침해대상제품이 특허권자의 특허청구범위에 포함되는지 알 수 있다.

특허발명의 보호범위를 확정했으면, 그 다음엔 침해대상 제품(침해가능성이 있는 제품)의 구성요소와 비교해 제품이 대상 특허발명의 보호범위 내에 포함되는지를 판단해야 한다.

침해가능성 여부는 구성요소 완비의 원칙에 의해 대상 특허와 침해대상제품의 구성요소를 표로 만들어 모든 구성요소를 실시하고 있는지 비교하고 검토하면 된다. 또한 일부 구성이 상이한 경우에는 상기 구성 요소가 균등물에 해당되어 균등론에 의해 특허침해가 되지 않는지도 살펴봐야 한다. 출원경과 참작을 통해 금반언 적용여부도 확인해야 한다.

내용을 정리해보면 FTO 침해 분석은 i) 제품에 사용된 기술과 관련된 특허를 조사한다. ii) 조사한 특허 중 침해가능성이 높은 특허를 주요 특허로 선정한다. iii) 선정한 주요 특허의 특허청구범위 내용을 해석한다. iv) 각 특허의 특허청구범위로부터 보호범위를 판단한다.

이를 기초로, ▲구성요소 완비의 원칙 ▲균등론 ▲출원경과 참작 등을 검토해 침해가능성에 대한 판단을 내리게 된다.

키워트(keywert)

키워트는 워트인텔리전스(대표 윤정호)가 개발한 인공지능(AI) 기반의 글로벌 특허검색서비스다. 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 유사 특허를 자동으로 분류해준다. 선행조사 보고서까지 자동으로 생성됨에 따라 기존 서비스의 한계를 뛰어넘어 선행조사 조사 과정을 크게 간소화할 수 있다. 손쉽게 특허를 분류할 수 있는 슬라이딩뷰 기능과 그래프를 생성해주는 그래프엔진 기능도 제공한다. AI 특허비서 서비스를 통해 지식재산 분야 인공지능 기술을 선도하고 있으며 향후 지속적으로 AI 성능을 고도화해 사용자 편의성을 높여나갈 계획이다.