심영택 한국뉴욕주립대학교 교수, Firstface 공동대표

특허의 목적은 수익 창출이다. 수익 창출의 첫 번째 단계는 발명의 착상이다. 따라서 발명가가 발명의 착상 시 엉뚱한 계약을 체결하게 되면 발명에 대한 소유권 문제가 발생한다. 특히 공동발명의 경우 공동발명가들 사이의 문제는 향후 사업을 운영하는 데 결정적 악영향을 미칠 수 있다. <편집자>

발명가와 투자자간 소유권 갈등.. 예상과 기대의 불일치

수익 창출을 위해 발명을 착상하고 특허를 출원하는 발명가는 바쁘다. 작업실을 마련하고, 발명에 필요한 재료와 실험기기를 구입하거나 빌리고, 발명품의 성능이나 재질도 검증해야 하는 등 모든 일을 자신이 해결해야만 한다. 물론 자신의 재력이 충분한 경우 이러한 사항들은 전혀 문제가 되지 않는다.

하지만 발명가가 자신의 발명을 완성하려다 보면 투자자가 필요하다. 이러한 과정을 거치며 발명가는 아직 자신의 발명을 완성하기 전, 시제품을 제작하기 전, 또는 시제품 성능을 검증하기 전, 타인과 모종의 계약을 체결해야만 한다. 즉 많은 발명가들은 발명의 성공 여부는 물론 발명의 가치도 확실치 않은 상태에서 타인과 계약을 체결하는 경우에 직면한다.

그렇다면 투자자는 왜 발명가에게 투자할까? 이에 대한 정답은 “수익 창출”을 위해서이다. 즉 발명가와 마찬가지로 투자자 역시 수익 창출이 목적인 것이다.

이에 반해 발명가로부터 자신의 발명·특허에 투자하도록 제의를 받은 투자자의 입장은 어떨까? 아직 구현되지도 않은 발명가의 idea만 믿고, 또는 구현은 되었으나 시장성이 충분히 검증되지 않은 발명가의 시제품만 믿고 현금을 투자해야하는 입장에서, 수익 창출이 목적인 투자자는 발명가에게 확실한 보상이나 대가를 요구할 수 밖에 없다.

지식기반시대 ‘생산자’로서의 발명가 : 개인발명가나 대학교·연구소 등 지식재산 생산자는 지식기반시대의 대표적 수혜자다.

결국 발명가와 투자자 사이의 협상의 핵심은 발명·특허로 추후 창출할 수익의 배분이다. 투자자에게는 자신이 투자한 금액에 대한 원금 상환과 자신이 거둬갈 수 있는 추가 이윤이 가장 중요하다. 그리고 투자자에 대한 이러한 보상은 수익 창출 후 현금을 배분하는 형태일 수도 있고, 이와는 달리 발명가로부터 발명·특허에 대한 지분 확보일 수도 있다.

그리고 발명가와 투자자가 맺은 계약의 대상이 무형자산, 지식재산인 발명·특허이기 때문에 발명가와 투자자 사이에는 분쟁이 자주 발생하며, 특히 당사자 사이의 예상과 기대가 불일치하여 송사로 번지는 경우도 흔하다.

더 복잡하고 위험한 공동 발명가들.. 공동 발명의 리스크

발명가가 단독으로 발명을 착상하는 경우에도 투자자 등과 같은 제3자와 법적 분쟁이 생길 소지는 많다. 하지만 이보다 더 복잡한 경우는 발명가가 자신의 지식만으로 발명을 완성할 수 없어서 전문 지식을 보유한 동업자, 즉 공동발명가를 찾아 발명을 완성하는 경우이다.

그렇다면 발명가로부터 동업, 즉 공동연구를 제의받은 공동발명가의 입장은 어떨까? 투자자와는 달리 공동발명가는 자신의 무형재산인 창의성이나 knowhow와 시간만 투자하면 되기 때문에 부담이 적을 것이라고 추측할 수 있다. 비록 실패하더라도 본전이니까?

이에 대한 정답은 “하지만 대부분의 경우 그렇지 않다”이다. 오히려 투자자보다 공동발명가가 더 망설일 수도 있다.

왜냐하면 투자자는 자신이 투자하는 금액이 유한하므로 원금 및 이에 상응하는 이윤을 회수하면 그만이다. 하지만 공동발명가가 투자하는 무형자산은 현금으로 환산하기 불가능한 창의적 노력이다. 또한 발명가가 공동발명가에게 공동으로 착상하고자 제안한 발명은 사실 공동발명가가 발명가의 도움 없이 혼자 착상할 수 있는 발명일 수도 있다.

이 뿐만이 아니다. 이들이 죽마고우라면 몰라도, 그렇지 않은 경우 발명가와 공동발명가는 상대방이 추후 얼마나 헌신적으로 공동연구에 매진할지 확신할 수도 없다.

국내 특허법상 공동소유권자의 지분 양도 조건

성공과 실패에 따른 이익 배분 및 책임 설정.. 서면 계약 체결

발명가와 공동발명가 사이에 실타래처럼 얽혀있는 이 같은 문제를 확실히 해결할 수 있는 방법이 있을까? 정답은 “이론적으로는 없다”이다.

왜냐하면 미래에 창출될 발명에 대한 가치 평가가 현재 시점에서는 현실적으로 불가능하기 때문이다. 또 발명에 대한 발명가의 기여도와 공동발명가의 기여도 역시 평가하기가 몹시 어렵다.

하지만 차선의 해답은 있다. 즉 “계약을 통한 쌍방의 기대치에 대한 합의”이다. 발명가와 공동발명가는 추후 자신들이 협력할 분야에 대한 road-map을 작성하고, 각자의 역할을 명시할 수 있다. 또한 자신들의 협업이 성공할 경우 이에 대한 이익 분배를 미리 결정할 뿐만 아니라 협업이 실패할 경우를 가정하여 각자의 책임을 설정할 수도 있다.

그렇다면 현실은 어떨까? 많은 경우 발명가와 공동발명가는 서면 계약을 체결하지 않는 경우가 대부분이다.

또한 다행히도(?) 발명가와 공동발명가의 협업의 대부분은 수익 창출에 실패하며, 그 결과 별다른 분쟁도 발생하지 않는다. 하지만 발명가와 공동발명가의 협업이 성공하는 소수의 경우에는 대부분 분쟁이 발생하며 송사로 번지기도 한다.

심영택 한국뉴욕주립대 교수, Firstface 공동대표

Baby-boom 세대의 절정인 1957년 서울에서 태어난 저자는 유명한 발명가가 되기 위하여
서울대학교 공과대학과 한국과학원(현 KAIST의 전신)에서 화학공학을 공부했고, 미국 Johns Hopkins 대학교와 Duke 대학교에서 의공학을 공부했다.

박사학위 취득 후 모교인 Duke 대학교 공과대학에서 연구교수로 근무하던 저자는 특허 2건을 출원하며 ‘바가지’를 톡톡히 쓰고 말았다. 이에 저자는 자신이 직접 특허를 쓰기 위해 만 38세에 다시 Duke 대학교 Law School에 진학하여 법학을 공부했으며, 미국 변호사 자격증 취득 후에는 미국 Boston, Silicon Valley의 유수 특허 law firm에서 특허변호사로 근무했다.

2006년 10월 저자는 21년 반의 미국 생활을 접고 영구 귀국했으며, 저자의 40년 지기이자 지금은 고인이 된 홍국선 교수의 권유로 서울대학교 산학협력재단 본부장으로 근무하게 되었다. 2008년 4월 저자는 자본금 5조 원의 세계 최대 특허관리업체(특허괴물?)인 Intellectual Ventures가 서울에 설립한 “Intellectual Ventures Korea” 초대사장으로 근무했으며, 2009년 10월부터 서울대학교 법학전문대학원에서 초빙교수로 근무하며 미국특허제도 및 특허 사업화 등을 강의했다.

2015년 9월 저자는 software 전문 스타트업인 ‘Firstface’에 공동대표로 합류했으며, 2016년부터는 인천 송도의 한국뉴욕주립대학교(SUNY Korea)에서 정교수로 근무하며 발명, 창업 및 기술 사업화 등에 대한 강의는 물론 이의 실질적 구현에도 계속 정진할 계획이다.