이태영 변리사 (특허법인 서한)

바야흐로 지식재산권 시대이다. 이제 비즈니스를 하는 사업가라면 누구나 특허 등 지식재산권을 확보해야 한다. 지식재산권은 회사의 무형적 자산일 뿐만 아니라 타인의 모방을 방지할 최소한의 방어책이기 때문이다. 하지만, 대부분 사업가들은 새로운 제품이나 서비스를 개발했을 때 지식재산권 확보를 위한 전략적 접근이 미흡한 실정이다. 지식재산권 포트폴리오 구축에 관한 기술적인 전략을 제시한다. <편집자>

“보호할 지식재산권은 반드시 존재한다”… 제품 또는 서비스 개발

새로운 제품 개발과 함께 생성되는 지식재산권

일반적으로 사업가들은 특허만을 생각하기 때문에 새로운 제품 또는 서비스가 개발되었을 때 보호할 아이템이 존재함에도 불구하고 이에 대한 권리화를 누락하는 경우가 빈번하게 발생한다. 또한, 특허로 한정하더라도 발명자 또는 출원인 스스로 신규성 내지 진보성을 부정해 특허 출원을 진행하지 않는 경우도 부지기수다.

하지만 지식재산권 포트폴리오 확보를 전략적으로 하기 위해서는 이러한 종래의 고정관념에서 벗어나는 패러다임의 전환이 필요하다. 종래 고정관념 하에서는 누가 봐도 특허 출원을 할 만한 아이템이 발견되었을 때 특허출원이 고려되는데, 이러한 틀 안에서는 전략적인 포트폴리오 구축이 극히 어렵다.

앞으로 새로운 제품 또는 서비스가 개발되면, 이를 보호할 지식재산권은 당연히 갖춰야 한다는 생각으로 패러다임을 바꿀 필요가 있다.

제품 개발시 IP 권리화 프로세스

즉, 누가 봐도 새롭고 진보한 기술이 있을 때 IP 권리화를 고려하는 것이 아니라 IP 권리화는 당연히 해야 하는데 세부 아이템들을 찾는 방식이다. 이러한 전략을 구사하기 위해서는 정형화된 메커니즘이 필수적이다.

지금 이 글을 읽고 있는 당신이 기업 특허부서 담당자라고 가정해보자. 제품개발 부서에서 새롭게 개발된 제품에 대한 정보를 입수하였을 뿐, 해당 제품에 대한 특허 진행에 대한 요청은 들어오지 않은 상태이다.

해당 제품은 이전 제품을 대체할 차세대 제품이라고 가정하자. 당신은 어떻게 대응하겠는가? 적극적인 IP 권리화를 위해 오른쪽과 같은 예시의 정형화된 메커니즘을 제시해 본다.

모든 제품 정보를 적극적으로 수집하기… 톱다운 방식 전략Ⅰ

우선, 특허부서 담당자는 개발된 새로운 제품과 관련된 모든 정보를 수집할 필요가 있다. 이때, 모든 정보에는 제품의 스펙 정보는 물론 제품의 생산 방법, 경쟁사 제품의 정보, 제품의 이름, 패키지 디자인 등 현재 시점에서 취합 가능한 모든 정보가 포함된다.

제품 스펙 정보의 경우 전체 제품에 대한 스펙 정보를 포함해야 하며, 일부 특징이 되는 구성에 대한 스펙 정보로 한정되어서는 안된다.

특히 특허부서 담당자는 개발부서에서 제공하는 정보나 요청에 한정되어 업무를 수행하기 쉬우나 이렇게 새로운 제품이 개발된 경우에는 개발, 디자인, 생산, 금형, 마케팅 등 다양한 부서와 능동적으로 협력해 위에 언급된 모든 정보를 적극적으로 수집할 필요가 있다. 수집된 정보가 바로 톱다운 방식 지식재산권 확보 전략의 기초가 되기 때문이다.

제품 전체에 대한 IP 권리화 1차 검토… 톱다운 방식 전략 Ⅱ

넓은 의미의 지식재산권은 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 포함하는 산업재산권과 저작권 등을 포함하여 정의되지만, 여기서는 특허(실용신안)권, 디자인권 및 상표권과 영업비밀에 한정해 논의한다. 각 권리별 보호대상 및 요건은 아래 표와 같다.

[표] 권리별 보호 대상 및 요건 비교

위 권리별 보호 대상 및 요건 정보는 특허부서 담당자 뿐만 아니라 교육으로 인해 연구원들도 익숙할 수 있다. 하지만, 이러한 막연한 이해만으로는 지식재산권 도출이 적극적으로 이루어지는데 한계가 있으므로 아래와 같은 체크리스트를 작성해 1차적으로 보호 가능한 지식재산권 유무의 검토 작업을 매뉴얼화해 수행하는 것이 매우 효과적일 수 있다.

[표] IP 권리화 1차 검토 체크리스트

오른쪽 표와 와 같은 체크리스트를 미리 준비해 새롭게 개발된 제품이 있는 경우 뚜렷하게 드러나는 항목이 있는지 1차적으로 체크하여 보호 지식재산권을 설정할 수 있다.

다시 말하면, 특허 담당자에게 특정 지식재산권 검토에 대한 요청에 오기 전에 이러한 플로우를 통해 각 대분류별로 보호할 수 있는 지식재산권을 능동적으로 체크할 수 있다. 물론, 위 체크리스트는 예시일 뿐이며 각 회사의 특성에 맞게 변형할 수 있다.

제품 전체에 대한 IP 권리화 2차 검토… 톱다운 방식 전략 Ⅲ

1차 검토후 파악된 IP 권리화 아이템

위 단계에서 지식재산권으로 보호할 아이템들이 개략적으로 도출될 수 있다. 그 이후에는 파악된 세부 기술을 펼쳐 놓고 강력한 IP 포트폴리오를 확보할 수 있는 전략을 구사해야 한다. 다음은 몇 가지 선택할 수 있는 전략의 예이다.

① 세부 아이템에 대한 복수의 특허 도출

아이템1에 대한 특허망 구축

개발된 제품 중 어느 하나의 새로운 기술이 발견된 경우 기본적으로 해당 기술에 대한 특허화가 시도될 수 있다. 이때, 해당 아이템을 구성하는 구성이 복수개로 구성될 수 있다.

우측 도면과 같이 가장 핵심이 되는 필수구성요소를 중심으로 부가적인 구성요소를 가감하면서 복수의 특허를 도출할 수 있다. 주로 핵심 기술인 경우에 이러한 전략이 구사될 수 있다. 만약, 최초 출원시 이러한 전략을 바로 구사하기 힘든 경우라면 추후 분할출원을 염두해 두고 출원을 준비할 수도 있을 것이다.

② 특허와 디자인의 병렬 진행(부분 디자인의 활용)

아이템1에 디자인 활용을 통한 IP 포트폴리오 구축

특허는 기술적 사상을, 디자인은 물품의 형상을 보호하여 보호 대상이 다르지만 IP 포트폴리오 확보 관점에서 보면 이 두가지는 상호 보완적인 역할을 할 수 있다. 새로운 제품의 형상은 전체적으로 디자인으로 보호될 수 있으나 여기서 논의하는 것은 이를 의미하는 것은 아니다.

종래 기술과 차별점이 있지만 진보성 여부가 모호한 영역의 경우 해당 부분을 디자인을 통하여 효과적으로 보호하는 전략을 취할 수 있다. 특히, 부분디자인을 활용하는 경우 특정 구성의 형상에 대하여 보호할 수 있다.

③ 각 세부 아이템의 병합을 통한 특허 도출

새롭게 개발된 제품에서 복수 개의 아이템이 발견된 경우 각각의 아이템에서 특허화를 시도하게 되지만, 각 아이템의 병합을 통해 새로운 특허가 도출될 수 있다. 이는 하나의 기술 아이템 내에서 복수의 특허를 구축하는 ①세부 아이템에 대한 복수의 특허 도출과는 다른 영역이다.

새로운 제품에 대한 복수의 특허 아이템이 도출된 경우 이러한 병합을 통한 권리화의 체크도 필수적으로 이루어져야 한다.

아이템1 및 아이템2의 병합을 통한 특허망 구축

필자는 사내 변리사로서 5년 이상 글로벌 면도기 업체인 질레트사의 특허 분석을 수행하고 미국 및 유럽 특허 분쟁을 대응한 경험이 있다. 질레트사의 강력한 특허 포트폴리오를 분석하면서 IP 권리는 발명되는 것이 아니라, 만들어내거나 찾아내는 것이라는 관점으로 바뀌게 됐다. 향후 질레트사의 실제 출원 사례를 들어 IP 포트폴리오 전략을 소개할 계획이다.

이태영 변리사 (특허법인 서한) tylee@seohanip.com

주요 활동

중소 및 대기업 생활가전, 통신, 단말UI, 로봇, BM 특허출원
중소기업간 무효심판/정정심판 및 영업비밀침해소송 대리
유럽 특허침해소송, 무효소송 및 협상 대응(독일/프랑스)
미국 특허침해소송, 무효심판(IPR), ICC 중재재판 및 협상 대응

주요 학력 및 경력

한국과학기술원 지식재산대학원 석사 (2020)
Northwestern University LL.M. 수료중 (현재)
제45회 변리사 시험 합격 (2008)
세림특허법률사무소 (2009~2010)
㈜도루코 사내변리사 (2014~2019)
특허법인 서한 파트너변리사 (2020~)