국내 치킨 프랜차이즈 ‘네네치킨’은 최근 해외에서의 K푸드 인기에 발맞춰 싱가포르에 첫 해외매장을 여는 등 해외진출 확대를 준비하고 있었다. 그러던 중 타인에 의해 유사한 상표가 이미 베트남에 출원됐다는 사실과, 대응방안에 관한 정보를 한국지식재산보호원으로부터 받았다. 이에, 해당 업체는 현지 특허법률대리인을 선임해 베트남에 상표 출원서를 제출했고, 또한 무단선점 출원에 대한 이의신청서를 제출해 적극 대응에 나섰다.

우리기업이 해외에서 상표를 무단선점 당하면 어떻게 해야 할까?

무엇보다, 해외에 진출하기 전에 반드시 현지 출원이 선행돼야 한다. 만약, 상표선점을 당했을 경우에는 정부지원사업을 통해 적극적으로 대응할 필요가 있다. 기업들은 국제 지재권분쟁 대응, 공동대응협의체 등 정부 연계사업을 통해 상표선점으로 인한 피해를 최소화해야 한다.

중국 상표선점 조기경보체계 주기전환

실제로 특허청으로부터 조사결과와 우선권주장, 이의신청 등 대응방안을 안내받은 국내기업들은 이의신청서를 제출하거나 상표권을 현지 출원하는 등의 조치를 취하고 있다.

최근 우리기업의 상표를 다량으로 선점하는 상표브로커의 활동이 중국에서 뿐만 아니라 베트남, 태국 등 아세안 국가에서도 나타나고 있다.

’19년 해외에서의 무단선점 의심상표 조사 결과: 업종별 피해현황은 무단선점 의심상표를 니스 국제 상품분류에 따라 화장품(3, 21류), 프랜차이즈(35,43류), 식품(29~33류), 의류(18,25류), 기타(그 외 상품 분류)로 구분하였음
 
「중국내 우리기업 다수선점자 심층분석보고서」

해외 무단선점 의심상표 정보조사 : 우리기업 상표의 무단선점 여부를 조사해 해당기업에 통보함으로써, 우선권 주장․이의신청 등을 이용하여 조기에 대응할 수 있도록 지원하는 사업이다. ‘15년부터 중국을 대상으로 모니터링을 시행하고 있으며 ‘19년 베트남에 이어 ’20년 태국 등 아세안 주요국으로 대상 지역을 확대할 계획이다. 특히 올해는 K-브랜드의 수요가 급증하고 있는 태국·베트남을 대상으로 선점의심 상표 정보조사를 격월로 실시해 우리기업에게 상표선점 의심 사실을 보다 신속하게 전달하여 조기대응할 수 있도록 지원할 계획이다.

중국 상표 선점자 보고서

무단선점 모니터링 결과를 보면, 중국에서는 ’19년 한 해 동안 상표 3건이상 다수선점자에 의해 우리기업 176개사, 총 738건의 상표가 무단선점이 의심되는 것으로 나타났다. 베트남에서는 ’19년 한 해 동안 상표 다수선점자에 의해 우리기업 33개사, 총 66건의 상표가 무단선점된 것으로 파악되었고, 언어는 영문이 총 51건으로 대부분이며 한글은 15건으로 나타났다.

특허청은 중국내 가장 피해가 큰 프랜차이즈 업종을 대상으로 「중국내 우리기업 다수선점자 심층분석보고서」를 발간해 우리기업 스스로 상표선점 대응전략을 수립하도록 지원했다.

’19년 중국 무단선점 의심 주요 상표 현황

중국의 경우 선점상표는 네파, 모노크롬 등 의류, 인형제조업체 등의 피해가 파악됐다. 선점상표의 언어종류를 살펴보면 영문이 517건으로 가장 많았으며, 한글 163건, 중문 5건 등의 순이었다.

업종별로는 프랜차이즈가 130건(17.6%), 식품이 117건(15.9%), 화장품이 58건(7.9%), 의류가 31건(4.2%)으로 조사되어, 프랜차이즈와 식품업종의 피해가 두드러진 것으로 나타났다.

’19년 베트남 무단선점 의심 주요 상표 현황

베트남에서 선점상표는 네네치킨, 한샘 등 식품, 프랜차이즈 등의 피해가 있었고, 이미 현지 상표로 등록된 탐앤탐스는 제3자의 유사상표가 출원공고된 것으로 파악됐다. 베트남 축구 국가대표팀 박항서감독의 인기로 이름을 상표로 사용한 사례도 있다.

업종별로는 식품(18건, 27.3%)이 가장 많았으며, 그 뒤로 화장품(11건, 16.7%), 프랜차이즈(4건, 6.1%), 전기·전자(2건, 3.0%) 등 순으로 발견됐다.

이에 특허청은 우리기업 상표를 해외에서 무단선점하는 것에 대응하기 위하여 “해외 무단선점 의심상표 정보조사”를 중국, 베트남에 이어 태국으로 확대 실시한다.

해외에서의 상표선점 피해상담 및 지원사업 안내 등과 관련된 자세한 사항은 해외 K-브랜드 침해신고센터, 한국지식재산보호원 해외전략팀으로 문의하면 된다.

조규남    namnam1124@naver.com​